摘要：假设你拥有一项美国专利，从权要来看某关键术语的解释范围较广，但专利说明书中对该关键术语只提供了单一实施例。

假设你拥有一项美国专利，从权要来看某关键术语的解释范围较广，但专利说明书中对该关键术语只提供了单一实施例。

竞争对手认为，应该基于说明书的记载，将该关键术语的解释限缩为单一实施例中提及的情况。基于此，其产品不侵权。

对此你怎么看？

不妨一起看看今天的美国诉讼案例，美国联邦法院在这场专利战中给出了答案。

美国案例梳理

APPLICATIONS IN INTERNET TIME, LLC (后续简称“专利权人”) 向地方法院起诉 SALESFORCE, INC（后续简称“疑似侵权方”）侵犯了其两项专利（US7,356,482B2、US8484111B2）。

地方法院发布了《马克曼令》，对案件中的关键术语进行了解释。并批准了疑似侵权方提出的简易判决动议，裁定疑似侵权方不构成侵权并且 专利权人的两项专利无效。

专利权人不服，向联邦巡回上诉法院 (后续简称“联邦法院”) 继续上诉。

联邦法院作出最终判决，修改了地方法院对部分关键术语的解释，撤销了地方法院关于“不侵权”和“专利无效”的简易判决，并将案件发回地方法院进行后续的审理程序。

注意：专利权人的两项专利拥有基本相同的说明书，核心技术概念相通，因此它们包含了相同的、并在诉讼中成为焦点的关键术语。两项专利的差异并不影响本案例的理解，故后续将两项专利统称为“涉案专利”。

诉讼焦点

联邦法院为什么推翻地方法院关于“不侵权”和“专利无效”的决定呢？

其实关键在于联邦法院认为地方法院对两项专利中通用的关键术语“自动检测”的解释存在错误。

该错误解释很大程度上导致地方法院给出了“不侵权”和“专利无效”的错误裁定。

在详细分析之前，我们先来看看涉案专利技术方案的基本情况，与争议点相关的主要是下述权利要求，其他权利要求暂不赘述。

显然，独权中对“自动检测”的方式没有做进一步限定，从独权来看“自动检测”可以通过多种可能的方式进行。

然后从权中进一步将“自动检测”限定为必须使用“智能代理”的方式。

那么对于自动检测，说明书中的支撑情况又如何？

涉案专利说明书在描述自动检测时，除了记载通过智能代理进行自动检测的实施例外，未提供任何其他替代方案，但说明书中也没有明确定义或放弃。

比如说明书中自动检测的定义中没有指明需要智能代理；说明书也没有记载必须使用智能代理进行自动检测，或者任何不使用智能代理的检测方法都将被排除在本发明的范围之外。

此外，说明书在描述智能代理的实施例时采用了“本发明……”的描述，反复、一致地提到智能代理，并批评了现有技术没有使用智能代理。

那么，各方对该关键术语“自动检测”的解释有何不同呢？

疑似侵权方和地区法院主要认为：

说明书中未提供任何其他替代方案，专利权人实际上明确放弃了其他实现方式的可能性。因此，必须将“使用一个或多个智能代理”这一限制条件读入“自动检测”这一术语的解释中，以准确反映发明的真实范围。

专利权人却认为：

独权1只提到“自动检测”，而从权才明确加入了“智能代理”这一具体技术。如果将“智能代理”读入独权1，将导致从权变得多余，这违背了美国专利法的基本原则（权利要求差异化原则）。

并且说明书中提及“智能代理”只是一个优选实施例，而不是对整个发明的限定。

权利要求差异化原则是美国专利法中一个非常重要且常用的权利要求解释法则。它是一种法律推定，用于确定专利权利要求的保护范围。

更具体地说，如果一个独立权利要求措辞比较宽泛，而一个从属权利要求 在前者的基础上增加了一个或多个具体的限定，那么法院会推定，这个独立权利要求的范围不应被解释为已经包含了那个从属权利要求所增加的限定。

否则，这个从属权利要求就会变得多余或与其所依赖的独立权利要求完全重复，这是不合逻辑的。专利法假定专利撰写人不会在同一专利中写下两个完全相同的权利要求。

联邦法院对“自动检测”的分析

对此联邦法院的观点是什么？

联邦法院在本案中非常坚定地支持并应用了权利要求差异化原则，并将其作为推翻地方法院错误判决的核心理由之一。联邦法院还进一步引用了权威判例来强调其在当前案件中的重要性。

那权利要求差异化原则到底如何使用

当从属权利要求明确加入了独立权利要求所没有的特征时，该原则的推定效力达到顶峰，要推翻这一强有力的推定，需要有“清晰且毫不含糊的证据”，例如说明书中明确定义或放弃，仅仅是示例性的描述或对最佳模式的介绍是不够的。

在说明书中没有明确定义和放弃的情况下，根据权利要求差异化原则建立的“不同范围”推定，其权重高于从说明书的示例性描述中推导出的限缩性解释。

具体到涉案专利，联邦法院依据该原则认为：在说明书中没有明确定义和放弃的情况下，“自动检测”不应被限定为必须使用“智能代理”。

联邦法院还给出了更多分析，例如：

说明书中提到“本发明”使用智能代理的部分，仅仅是在描述一个优选实施例或示例，而不是在定义整个发明的边界。

说明书中反复提到智能代理不等于限定，只是在教导本领域技术人员实现这项发明的“最佳模式”，但这并不意味着发明不能以其他方式实现。将优选实施例的特征强加于权利要求是错误的。

专利摘要、背景和发明内容概述等关键部分，都没有提到必须使用智能代理来解决问题。这种“沉默”恰恰证明了智能代理并非发明的必要核心。

说明书批评了现有技术没有使用智能代理，并不意味着本发明的所有实施方式都必须使用智能代理。

关于“不侵权”和“专利无效”的分析

地方法院裁定涉案专利因预期性和显而易见性无效，疑似侵权方不侵权。

联邦法院修改了对权利要求“自动检测“的解释，并认为地方法院关于“显而易见性”的整个推理，都建立在“专利要求有智能代理”这一错误解释之上，然而该基础不复存在。

虽然“自动检测”的解释对“预期性”的影响不是那么直接，但联邦法院也指出了地方法院在分析预期性时犯了其他错误。

因此，联邦法院推翻了地方法院的裁定，发回重审。案件将围绕新的、更宽泛的权利要求解释，重新审理侵权和有效性的问题。

关于预期性和显而易见性的更多内容，本文章不做深入介绍，读者可以在后台私信回复关键词【美国判例11】，获取判决书原文，查看详情。

更多的话

其实专利权人可以赢得更轻松，如果专利权人严格把控专利说明书质量，说不定可以避免上诉到联邦法院。

如何写高质量的美国专利说明书？我们后续会有的进一步的文章解读，请关注本账号。

推荐文章：

美国申请权利要求如何增强与对比文件的区别——海外专利撰写实例02

美国专利研究 | 权利要求包含不可专利性以外的内容，为何专利依旧被判无效？--判例解读之05

美国专利研究 |设备当前参数配置不侵权，但可以改到侵权模式，设备算侵权吗？——判例解读之09

来源：蕴涵教育分享