摘要：美国得克萨斯州东区法院近期的一项判决，进一步阐明了罗德尼·吉尔斯特拉普法官（Judge Rodney Gilstrap）对于专利权人依据《欧洲电信标准协会知识产权信息声明及许可声明》（简称“ETSI许可声明”）所作承诺的解释。然而，这一裁决同时也引发了标准必要

美国得克萨斯州东区法院近期的一项判决，进一步阐明了罗德尼·吉尔斯特拉普法官（Judge Rodney Gilstrap）对于专利权人依据《欧洲电信标准协会知识产权信息声明及许可声明》（简称“ETSI许可声明”）所作承诺的解释。然而，这一裁决同时也引发了标准必要专利权利人方面的一些疑问。

一年多前，我们曾探讨法国法和加州法将如何解释专利权人依据ETSI许可声明所作出的承诺。相关的深入分析可参见此处[1]，而发表于 IPWatchdog 上的摘要版本则见[2]此处。从宏观层面来看，我们从两个角度对该问题进行了探讨：一是，在缺乏实施方参与的情形下，权利人是否仍可履行其义务；二是，履行该义务是否以实施方的积极配合为前提。

我们曾参考的一个判决是吉尔斯特拉普法官在HTC Corporation、HTC America Inc诉Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson Inc[3]一案中的备忘意见书与最终判决（案号：6:18-CV-00243-JRG，美国得克萨斯州东区法院，2019年），其判决要点如下（重点为原文所加）：

“最后，法院认为，根据法国法律，作为ETSI成员并依据其知识产权政策第6.1条提交许可声明的一方，通过以下任一方式，即可履行其FRAND义务：（1）提出一项基于FRAND条款和条件的许可，或（2）本着诚信原则协商FRAND许可协议。”

针对这一裁决，我们曾指出，为履行向ETSI作出的承诺，“显然并不需要实施方的参与，至少在通过提供FRAND许可来履行义务的情形下是如此。”此外，我们还指出，“即便实施方缺乏合作意愿，在某些情况下也可能满足‘诚信协商’这一要素，例如，专利权人提出在合理条款和条件下进行仲裁；但这一点在该裁决中尚不明确。” 然而，考虑到吉尔斯特拉普法官的最新判决情况，事情似乎已经发生了变化。

关于义务解除的双方立场

根据美国得克萨斯州东区马歇尔分院于2024年1月22日作出的《备忘意见与裁定书》[4]（MEMORANDUM OPINION AND ORDER），法院审理了三星提出的《依据联邦民事诉讼规则第44.1条[5]关于法国法的认定申请》。案件名称为G+ Communications, LLC诉Samsung Electronics Co.、Samsung Electronics America, Inc.，案号：2:22-CV-00078-JRG（美国得克萨斯州东区法院）。三星所请求的认定之一为：

“法国法不允许标准必要专利声明人单方面解除（从而规避）其不可撤销的FRAND义务，包括其诚信协商的义务以及在FRAND条款下许可所声明专利的义务。”

为支持其主张，三星援引了G+方专家的证言，指出其明确承认向ETSI作出的承诺具有不可撤销性。此外，三星还引用了ETSI许可声明中的“不可撤销承诺”措辞，并指出G+并未引用任何允许该项承诺被解除的判例。

相反，G+主张如下：（1）“根据法国法，在存在互为对价义务的情况下，一方未履行义务将使对方有权免责”；（2）“三星与G+双方均负有诚信协商达成 FRAND 许可的义务……一方未能诚信协商将导致另一方的协商义务被中止”；（3）“法国法确实为SEP权利人提供了一种永久解除其义务的机制。”关于第三点，G+的专家引用了《法国民法典》第1345-2条[6]作为依据。

对此，三星在其回复意见中试图区分其自身专家的陈述：“在互为对价的义务关系中，一方未履行其义务时，另一方可以要求解除合同，或暂停履行其自身义务”（原文强调），三星认为此类原则不适用于FRAND授权流程，因为：“FRAND授权流程在本质上有别于典型的双边合同谈判，其主要依赖于SEP权利人遵守其承诺，并最终达成一项在FRAND条款下的许可协议”， 而这也是三星方专家在证言中所强调的内容。

在随后的再回复意见（sur-reply）中，G+对三星所提出的“普通双边合同原则不适用于向ETSI作出的承诺”的观点提出了质疑。

得州法院的裁定

在某种意义上“折中处理”了双方争议，得克萨斯州法院认定：“在协商FRAND许可过程中，诚信协商义务可以被暂时中止”，理由是双方专家均一致认为，在协商FRAND受限专利许可的过程中，双方“均负有诚信协商的互为义务”，并且“一方未能履行其诚信协商义务时，另一方的义务可被中止”。法院在脚注中进一步解释如下：

“需要明确的是，诚信协商义务的中止，等同于协商义务本身的中止。法院未发现任何法国或其他国家的法律依据，要求一方在其谈判对象已沦为恶意协商行为的情形下，仍必须继续与其进行谈判。”

关于三星提出的“不可撤销性”主张，吉尔斯特拉普法官认为，该主张依赖于对“不可撤销”（irrevocable）一词的不合理适用。此外，法院还指出三星关于“不适用普通双边合同原则”的立场缺乏支持（原文强调）：

“SEP权利人确实负有在FRAND条款下进行许可、并本着诚信协商此类许可协议的义务。这些义务的‘不可撤销性’是指SEP权利人不能撤回或取消其义务。然而，这种不可撤销的性质并不意味着这些义务是静态的。三星未能援引任何法国法律依据，表明不可撤销的承诺不能被中止。就此方面而言，三星的主张未能令法院信服。”

对该裁定的分析

虽上述裁定引发了诸多问题。

首先和最重要的，该裁定似乎显著收窄了权利人满足其向ETSI作出承诺的方式，而并未对此加以解释。首先值得指出的是，该义务在文中被表述为“以FRAND条款许可[权利人]的标准必要专利的义务”（an obligation to license [a patent owner’s] SEPs on FRAND terms），而在另处又称为“以 FRAND 条款许可一项标准必要专利的义务”（the obligation to license an SEP on FRAND terms）（以上均为原文强调）。然而，法院本身已承认许可谈判“需要双方共同参与”（即“两个人才能跳探戈”）。结合吉尔斯特拉普法官的判决全文，其更准确的理解应是：专利权人向ETSI作出的承诺，是指其负有“本着诚信协商达成FRAND许可的义务”（原文强调）。该表述在判决中以不同措辞多次出现。尽管这一理解与HTC v. Ericsson一案中所确立的第二种履行方式是一致的，但我们的问题是：通过提供一份符合FRAND条款和条件的许可协议来履行义务的方式，究竟发生了什么变化？

更令人困惑的是，法院并未明确解释义务“被中止”所带来的后果。根据《备忘意见与裁定书》，“在一方当事人以诚信参与FRAND许可谈判、而其交易对方却恶意协商的情形下，中止该当事人的义务在实践与逻辑上都是合理的”；“但当交易对方停止恶意行为后，达成FRAND许可的障碍即被移除，协商必须得以继续（并本着诚信原则）进行。”（以上为原文强调）然而，如果法院将对ETSI的承诺解释为包含对既往侵权行为免责的义务（如其此前曾如此认定，见此处[7]），而又无视实施方此前的不诚信行为，那么义务的中止不仅不能遏制“拒不许可”行为，反而会助长其发生。原因在于，与普通商品销售合同不同，技术（即专利）早已被实施，因此，若实施方在拖延过程中仍不会因此失去按FRAND条款获许的权利（例如，不会因故意侵权而面临超FRAND赔偿责任），那其就几乎没有任何激励去主动支付许可费。也许是为了表明此项承诺并不适用于实施方在未诚信协商期间的行为，法院进一步指出，中止义务的作用在于“防止诚信一方被其对方利用”，并且“这种中止机制可以对抗……拒不许可行为（holding out）的影响”。对于拒不许可行为问题，吉尔斯特拉普法官指出：“拒不许可行为，是指标准实施方无视SEP权利人的要求，‘因为其被追究的概率极低’”；“若发生此类拒不许可行为，SEP权利人即有权寻求合法救济。” 但这一“合法救济”的具体含义却并不明确。

最后，法院对ETSI承诺履行方式的收窄，似乎受到三星关于“不可撤销性”主张的影响。恕难苟同：义务是否可撤销，与该义务能否履行、进而得以解除或免责，并无直接关联。举例而言，一个人可以作出不可撤销的承诺去给邻居的马烙印，但这并不意味着该义务不可通过履行方式解除，或因客观障碍（例如邻居拒不允许进入其土地）而免责。事实上，“不可撤销性”仅意味着在缺乏合法抗辩理由的情况下，义务人不得单方面拒绝履行而不构成违约。

正如所罗门王早已明白的那样，试图把‘孩子劈成两半’[8]终究只会两败俱伤。

补充说明：关于违反诚信协商义务在法国法下的可赔偿损失

为内容完整起见，尽管与前述主要争点无直接关联，吉尔斯特拉普法官还根据三星的请求作出认定，认为根据法国法，在违反ETSI许可声明所要求的诚信协商义务的情形下，诉讼费用及律师费属于可赔偿损失（原文强调）：

“在就一项已被纳入采纳标准的专利（即标准必要专利）进行许可谈判的过程中，如果任一谈判方（包括专利权人或标准实施方）未能诚信协商，从而导致无法达成一项符合公平、合理和非歧视（FRAND）条款的许可协议，那么未能诚信协商的一方需向另一方赔偿因此违约所产生的任何合理损失，包括但不限于律师费用和诉讼成本。”

值得特别注意的是，这一诚信协商义务适用于专利权人，也同样适用于声称希望获得FRAND许可的标准实施方。

注释：

[1]https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284149

[2]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/

[3]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf

[4]https://casetext.com/case/g-commcns-v-samsung-elecs-co-6?q=G%2B%20v.%20Samsung%202024&sort=relevance&p=1&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false

[5]https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-vi-trials/rule-44-1-determining-foreign-law/

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035281

[7]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/

[8]“把孩子劈成两半”这个典故来源于《圣经·旧约·列王纪上》第3章，关于所罗门王断案的著名故事。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

来源：IPRdaily