辛筱斑 | 美国专利实务：医药相关权利要求

摘要：权利要求是一件专利中最重要的部分。不同国家地区的专利法对于权利要求的内容和形式都有不同的规定。这里讨论一下美国专利法下，医药相关的一些比较特别的权利要求种类和策略。

作者 | 辛筱斑

美国翰宇(Squire Patton Boggs)律师事务所专利律师

权利要求是一件专利中最重要的部分。不同国家地区的专利法对于权利要求的内容和形式都有不同的规定。这里讨论一下美国专利法下，医药相关的一些比较特别的权利要求种类和策略。

01治疗方法

美国专利法允许对疾病的治疗方法申请专利。这类权利要求在包括中国在内的相当多的国家地区都不允许（相反，美国不允许”use”类权利要求）。相对”use”类权利要求，治疗方法类权利要求不仅可以包含药物分子或者物质组成方面的要素，还可以包含治疗过程中的”active step”。这为药品产品的专利保护提供了更多的可能性和灵活度。

治疗方法类的权利要求，不仅为在药品研发的不同阶段申请专利提供了更多的可能，而且在延长药品市场独占期方面也扮演着重要的角色。

在药品研发前期申请的专利，会有一些覆盖范围比较广但是相对笼统的治疗方法权利要求。这个时候，它们的专利点一般是基于药物分子本身。当研发进入临床阶段之后，会获得一些治疗相关的比较具体的和信息和数据，这些则可以在后续专利专利申请中，用治疗方法权利要求来保护。比如不同的适应症，药品的剂量，给药方法，给药频率，regimen，病人群体以及选择标准等。

随着药品获批越来越近，申请人可以有目的地用后续的的治疗方法专利来保护最终药品的标签(label)里需要包含的信息。这类权利要求虽然覆盖范围相对较窄，但是由于过期时间晚，并且保护的信息可以卡住仿制药或者生物类似药的脖子，经常会给专利人带来很大的价值。我们经常看到一些仿制药由于专利壁垒在美国上市的时间要晚于其它地区很多年，其中很重要的一个策略就是依靠这种后续的治疗方法类专利。

如果美国市场对于申请人来说地位重要，那么应该在布局的时候认真考虑治疗方法类的权利要求。由于这种权利要求在美国以外不是很常见，所以布局的时候应该注意把它纳入考虑之中，避免失掉本来可以用专利获得价值。

下面是两个小分子药治疗方法权利要求的例子。可以看出要素很多很具体，但是这些专利都进入了诉讼，并且成功地应对了无效挑战。对于药品市场独占期做出了贡献。

赛诺菲公司决奈达隆（dronedarone商品名Multaq）：US8410167 (病人群体的选择)

1. A method of decreasing a risk of cardiovascular hospitalization in a patient, said method comprising administering to said patient an effective amount of dronedarone or a pharmaceutically acceptable salt thereof, twice a day with a morning and an evening meal, wherein said patient does not have severe heart failure, (i)wherein severe heart failure is indicated by: a) NYHA Class IV heart failure orb) hospitalization for heart failure within the last month; and (ii) wherein said patient has a history of, or current, paroxysmal or persistent non-permanent atrial fibrillation or flutter; and (iii) wherein the patient has at least one cardiovascular risk factor selected from the group consisting of:

i. an age greater than or equal to 75;

ii. hypertension;

iii. diabetes;

iv. a history of cerebral stroke or of systemic embolism;

v. a left atrial diameter greater than or equal to 50 mm; and

vi. a left ventricular ejection fraction less than 40%.

Cumberland坎伯兰药业的乙酰半胱氨酸（acetylcysteine，商品名Acetadote）：US8399445 （剂型和给药方法）

1. A method of treating acetaminophen overdose, comprising:

using a stable aqueous pharmaceutical composition comprising 200 mg/ml acetylcysteine or pharmaceutically acceptable salts thereof, wherein the composition is free of chelating agents, wherein said composition is in a suitable form for intravenous injection, wherein the pH of the composition is from 6 to 7.5, and wherein said composition is sealed in an airtight container comprising a fill volume of said composition and a headspace volume occupied by a pharmaceutically inert gas;

diluting the composition in an aqueous solution; and

administering the diluted composition to a patient in need thereof.

02Means-plus-function

Means-plus-function权利要求是指用功能而不是结构要素来定义某个产品。Means在这里是手段，工具的意思。美国专利法35 USC 112(f)条款规定，如果一个权利要求被认定为means-plus-function类型，它的覆盖范围将包括专利说明书里给出的具有这个功能的例子，以及这些例子的“等同物(equivalents)”。

一直以来，means-plus-function类权利要求在医药领域不是很常见。但是近年来美国专利法对于抗体和相关技术（比如CAR-T）专利的充分描述和可实施性要求的不断提高，让抗体的专利保护难度加大。现在有些申请人开始尝试用means-plus-function权利要求，作为一个新的策略来保护抗体。特别是抗体本身并不是发明的核心创新点的情况下，比如利用已知靶点抗体来治疗新的适应症的治疗方法，那么利用means-plus-function类权利要求，不需要在权利要求里面限制具体的序列，而有可能依靠专利说明书里面披露的已知抗体例子，和法条里关于“等同物”的规定，来满足充分描述和可实施性的要求，并且得到一个稍广覆盖范围。

关于means-plus-function权利要求在医药领域是否适用，怎样适用，业内一直关注的一个案例是Xencor公司的US16/803,690申请的上诉进展。这个申请中的权利要求9是

9. A method of treating a patient by administering an anti-C5 antibody comprising:

a) means for binding human C5 protein; and

b) an Fc domain comprising amino acid substitutions M428L/N434S…

这里的要素a)是以means-plus-function的方式定义的C5抗体的抗原结合部分。申请过程中，审查员认为不满足充分描述要求驳回了这个权利要求。之后这个案子辗转专利局内部上诉委员会和联邦巡回法庭之间，目前还在进展之中。最近的意见是来自于专利局的一个上诉审查小组(Appeals Review Panel, “ARP”)，仍然维持了对这个权利要求的驳回，理由的焦点不在于抗体要素部分，而是认为权利要求”treat a patient”范围包括所有的疾病，而专利说明书中只列举了若干疾病的例子，所以从整体上说，权利要求9仍不满足充分描述的要求。

但是其中的一些意见值得注意。首先APR明确了用means-plus-function定义抗体的权利要求，说明书中只需要给出抗体例子，不需要包括“等同物”的信息，即可满足对抗体部分充分描述的要求。并且认为专利法第112(f)条中的“等同物”包含了说明书里面的举例内容之外的内容。其次，APR认为如果某个抗体是已知的，那么说明书中不需要给出这个抗体的具体序列，只需要披露的内容足够让业内同行根据现有文献了解这个抗体的序列即可（比如引用描述这个抗体的现有文献）。基于这一点，在保护已知抗体的新用途的时候，权利要求中可以用means-plus-function，不需要列出具体的抗体信息，而在说明书中包含适用抗体的信息、相关文献即可。另外，对于驳回理由，只是聚焦于涉及到疾病的范围，而不是抗体本身，似乎意味着，如果在权利要求里包括说明书中所披露疾病类型，则可能满足充分描述要求。

虽然这个案子还在进行中，但是在准备新专利申请的时候，一些申请人已经开始加入means-plus-function的权利要求，或者至少在说明书中包含了对这类权利要求的一些支持，比如加上一些类似于”means for binding [靶点]”的语言。如果将来这种策略确实可行，那么在申请中已经有所准备。这对于那些抗体要素并不是发明本身的情况尤其重要。

03Product-by-process

Product-by-process或方法特征限定的权利要求在中美和其它地区都有。是指一个权利要求保护的是产品，但是里面没有明确产品的具体结构要素，而是用制备方法来定义产品。

这类权利要求一般需要谨慎使用。因为在美国专利法下，专利申请审查的时候，product-by-process权利要求的可专利性通常只取决于产品部分。也就是如果一个现有文献它里面披露了同样的产品，即使制备方法不同，这个文献也会影响新颖性和创新性。

但是这种权利要求在诉讼里侵权判定的时候，则要求被告的产品和制备方法两方面，都需要符合权利要求里的要素才行。所以总体上这类权利要求在可专利性上要求比较高但是在覆盖侵权上实际范围上又比较窄。所以在使用这类权利要求的时候要谨慎考虑是否能带来的确实的价值。

另外需要注意的一点是，在美国专利法下，一个权利要求虽然总体上不是product-by-process类型，但是其中的某个要素仍有可能被看做product-by-process，从而在考虑可专利性的时候，相关的方法部分不被考虑在内。所以在撰写权利要求的时候，需要谨慎考虑某些词句是否会被看做是product-by-process从而和申请人的初衷相违背，比如”obtained by”, “produced by”, “derived from”, “formed by”, “heated until”, “condensation product”，尤其是专利申请进入美国需要从中文翻译到英文的时候。

本文仅供交流之用，不能作为法律意见，或者法律依据。本文仅代表作者个人观点，不代表任何律师事务所和组织的意见。

作者：辛筱斑

编辑：Sharon