骆顺耀周妍卓 | 对专利本国优先权制度中强制“二选一”思考

摘要：摘要：本国专利优先权制度为避免重复授权，要求专利权人于在先申请与在后申请间 “二选一”。此做法一方面，会致使与在后申请权利要求主题不同的在先申请被强制撤回；另一方面，有悖行政比例原则。并且，在初步审查阶段就决定视为撤回在先申请，而不考量在后与在先申请实质内容

摘要：本国专利优先权制度为避免重复授权，要求专利权人于在先申请与在后申请间 “二选一”。此做法一方面，会致使与在后申请权利要求主题不同的在先申请被强制撤回；另一方面，有悖行政比例原则。并且，在初步审查阶段就决定视为撤回在先申请，而不考量在后与在先申请实质内容是否一致，但能否成功主张优先权则需经实质审查判定，这让专利权人面临权利丧失风险，也引发立法与操作层面的冲突。德国司法判例对此提出改进启示，其指出设置在先申请视为撤回制度旨在减少重复审查，而非避免重复授权。据此，国家知识产权局可考虑摒弃当前初步审查阶段就将在先申请视为撤回的做法，改为在实质审查程序中比对权利要求的审查模式，提升专利审查的科学性与合理性。

关键词：专利；本国优先权；视为撤回

1883年的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称巴黎公约）开创性地提出了优先权规则，具体而言，申请人在首次向缔约国中的一国提出正规申请的基础上，可以在一定期限内，向任何其他缔约国申请保护，而向其他国家提出申请的日期将视为与首次申请的日期相同。如此一来，在申请日方面相当于突破了专利制度的地域性限制。随后世界知识产权组织又提出了基于巴黎公约的《专利合作条约》（以下简称PCT条约），在PCT程序中，申请人可直接递交国际申请，也可在递交本地申请后的12个月内就同一主题递交国际申请并使该国际申请要求本地申请的优先权，并且申请人可以在自国际申请的申请日（有优先权的以优先权日起算）起30个月内再选择是否进入其他国家。我国于1985年正式成为《巴黎公约》成员国，并于1994成为PCT成员国，与此相适应的，我国在1985年4月1日生效实施的《中华人民共和国专利法》（以下简称“专利法”）中对外国优先权作出了明确规定，并在第一次修订专利法时，引进了本国优先权制度。

一、强制“二选一”的背景

彼时我国引进本国优先权制度的原因主要有：一、本国优先权的缺失让本国申请与外国申请相比丧失了要求及拥有优先权的权利；二、鉴于我国加入PCT后，以本国申请作为优先权基础的国际申请在进入中国国家阶段时，可依据 PCT 的规定享受本国原始申请的优先权，若不增设本国优先权，将会出现本国申请因提出国际申请而在能否要求优先权的结论上有所不同的不合理情况；三、是许多国家都有本国优先权专利制度的规定，[1]如果我国没有此类制度，则会使中国的专利申请人在全球竞争中处于制度上的劣势。可以看出，虽然我国的本国优先权制度是在参考外国优先权制度后提出的，但本国专利优先权制度的设立目的并非与专利制度的地域性限制相关，其主要是为了防止出现因本国申请仅因采取不同途径（即是否通过 PCT 申请途径进入中国）而在是否可以要求优先权的结论上存在差异的不合理情况，故两种制度在操作层面的侧重点有所差异。

与外国优先权相比，在本国优先权制度中，作为优先权基础的在先申请需要尚未授权且该在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，如果在先申请已经授权，在后申请就不能要求该在先申请的优先权（由于新颖性创造性等原因，这几乎相当于要求放弃在后申请的授权），这实际上强制专利权人于在先申请与在后申请中进行 “二选一” 的抉择，但这一做法具有不合理之处并会给专利权人带来风险。

二、强制“二选一”的利弊

本国专利优先权制度强制专利权人进行“二选一”主要是出于避免重复授权的考量。具体而言，其一，如果同一发明存在多个专利申请，会导致保护范围模糊不清，在进行市场活动时，市场主体很难准确判断自己的行为是否侵犯了他人的专利权，也会导致漫长的诉讼过程；其二，专利权人也可能通过分别主张不同申请的权利来扩大自己的垄断范围和垄断时间；其三，如果同一发明存在多个专利申请，审查机构就需要对每个申请都进行审查，这将增加审查的工作量和时间成本。考虑到以上问题，强制专利权人进行“二选一”的制度似乎具有合理性，但是上述考量都是基于同一发明存在多个专利申请的情况，那么应该如何判断多个专利申请属于同一发明？巴黎公约第四条F“关于作为优先权基础的申请中所没有包括的要素，以后提出的申请应该按照通常条件产生优先权”及第四条H“不得以要求优先权的发明中的某些要素没有包含在原属国申请列举的权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，但以申请文件从全体看来已经明确地写明这些要素为限”的规定说明巴黎公约中的“要素”（主题）是指申请全文中记载的各个技术方案，而同一发明则是指申请的权利要求所请求保护的范围。我国专利法相关条款其实承袭了巴黎公约中的定义，具体可见专利法第九条及二十九条，第二十九条的本国优先权条款中判定优先权以“主题”为单位，而第九条的禁止重复授权条款中的判定单位为“同样的发明创造”。最高人民法院（2007）行提字第4号的判决书中指出二者虽有相似处，但法律意义和判断方式不同，判断重复授权基于权利要求技术方案，而要求优先权需将在后申请的权利要求书内容与在先申请中包括权利要求书和说明书在内的全部内容进行对比。申请人可先将多个主题写在初始专利中，根据情况要求优先权或提分案申请，此时不会出现重复授权的问题。若在先后申请权利要求引入了与在先申请相同的主题，审查员也可经审查后决定是否给予在后申请授权以避免重复授权。但强制专利权人“二选一”的做法使得在后申请即便与在先申请的权利要求部分具有不同主题也被强制撤回或视为未要求优先权，这其实并不符合防止重复授权的出发点。而这种强制的“二选一”做法武断地干扰了专利权人自主进行专利布局的权利。

其次，该做法也不符合行政比例原则。现行制度这样不审查具体内容而直接认定在后申请的授权会造成重复授权因此拒绝优先权的要求或将在先申请视为撤回的做法并不符合比例原则的原因在于，优先权是一种独立的民事权利，在多数情况下，优先通常意味着可得利益。以专利为例，专利中的优先权常意味着权利人在优先期内就相同专利主题拥有垄断申请地位。同时，“优先权”的“优先效力”是法律基于某些特定原因为实现实质正义而赋予相关特定人的，是一种独立的权利，[2]因此，作为行政机关的国知局在行使公权力时应遵循比例原则，比例原则作为行政法中的基本原则，比例原则在实施层面具体可表现为如果某一行政行为在实现行政目标的同时会对相对人权益造成某种不利影响，此时应当尽量减小行政行为对相对人权益造成的不利影响，保持行政目标的实现和相对人权益的保护处于适度的比例。因此对于重复授权的审查，在作为优先权基础的在先申请并不必然与在后申请构成重复申请的情况下如现行制度这样不审查具体内容而直接拒绝优先权的要求或将在先申请视为撤回的做法违反比例原则。

三、“二选一”带来的潜在风险

在审查指南中，初步审查阶段和实质审查阶段都会对本国优先权的成立进行审查。在初步审查阶段，审查员会对在先申请是否要求外国优先权或者本国优先权，是否尚未授权是否为分案申请等进行审查，审查员还会审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关，但并不审查在后申请与在先申请的实质内容是否一致，当初步审查通过后，在先申请将视为撤回。在实质审查阶段，审查员会审查在先申请与在后申请是否属于相同主题的发明创造，具体判断方法为，在后申请的权利要求所请求保护的技术方案，只要已记载在在先申请中就可享有该在先申请的优先权，并不只限定于记载在在先申请的权利要求书部分。通过上述审查过程可知，需要经过实质审查后才能确定在后申请能否成功主张优先权。

可以看出，目前对优先权的审查制度存在如下风险：

（1）在专利审查的过程中，对于相同主题的判断，审查员所具备的该技术领域的专业技术知识水平是至关重要的。然而，在实际的审查工作中，初审审查员往往无法全面掌握该技术领域的专业技术内容，这一知识结构方面的局限性使他们在判断在先申请与在后申请是否属于相同主题时，难免会发生过于严苛或过于宽容的情况，使得审查员出现同案不同判的情况。

（2）如前文所述，根据专利法第二十九条的规定，优先权的要求是以“主题”为单位判定，只要在后申请具有和在先申请相同的主题，在满足其他法定条件时就可以要求该在先申请的优先权，专利审查指南第二部分第八章4.6.2节更具体地说明了如何判断“相同主题”，其要求，审查员需将在先申请作为一个整体予以分析研究。倘若在先申请文件已然清楚地披露了在后申请权利要求所请求保护的技术方案，那么就应当判定该在先申请与在后申请涉及的是相同主题。这说明一件含有多个主题的在先申请，可以被不同的在后申请要求优先权；当然，也存在一件在后申请，可以要求多件在先申请的优先权的情况。但同时，视为撤回条款规定，在将在先申请视为撤回时，考虑的是专利的“申请”，而不是优先权问题中的判断主体，即“主题”，这可能会对申请人的权利造成减损，当在先申请具有多个主题，而在后申请具有更少的主题时，例如，在先申请记载了A、C两个主题，而在后申请只具有主题A，那么在后申请可以要求该在先申请中关于A主题的优先权，申请人主张优先权时，在先申请将被视为撤回，此时申请人在还未获得在后申请的专利权时就已经丧失了对主题C的专利权，这显然是不合理的。并且这种潜在风险会给申请人的专利布局活动带来额外的负担。以企业研发的产品立项为例，企业在专利布局时，会在研发项目开始立项时考虑申请一个初始专利，其会包含若干方向的技术内容，企业后续在某一方向取得突破后，会再申请一个专利并要求初始专利的优先权。按照现行法条的规定，该初始专利将会被在要求优先权时被视为撤回。此时尽管在其他方向还没有取得突破，企业也需要针对其他方向提出在后申请并要求初始专利申请的优先权，否则，最开始计划采用初始专利抢占申请日的意图将无法实现。此外，初始专利申请被撤回后，初始专利申请不再具有作为母案被提分案申请的资格，这也导致后续的专利管理产生复杂的情况。

（3）初审审查员与实审审查员对相同主题的判断标准可能存在差异，这就存在初步审查阶段审查员对符合规定的在先申请已经采取了视为撤回的处理，但在实质审查阶段却存在审查员不认可在先申请与在后申请属于相同主题的发明创造而导致优先权不成立的情况，此时在先申请已视为撤回且不可恢复，在后申请却可能因为申请日的改变而出现新颖性或创造性的问题从而最终被驳回，更为糟糕的情况是，如果在先申请已经公开，此时在后申请的新颖性和创造性将因已公开的在先申请受到影响，导致其被驳回的风险极大增加。[3]

（4）如果在先申请在被视为撤回时还未公开，那么公众无法查询到在先申请的具体内容，这在一定程度上增加了公众对优先权主张提出异议的成本，这有可能造成申请人对公共利益的侵占。这主要表现在，公众在优先权与在后申请的内容比对上，多有不便，而专利权人可以利用此点，使不该获得优先权的申请也获得优先权。具体地，审查员在当前审查制度下通常只有在检索到落在优先权日和实际申请日之间的对比文件时才会在审查意见中对究竟是在后申请的哪部分享有优先权作出说明。这意味着对于大多数在后申请来说，其全部主题都默认享有在先申请的优先权。如果公众不能对专利是否能享有优先权以及是否享有多项或部分优先权进行有效的判断，专利权人就很容易利用这一点，使本不该享有优先权的在后申请也享有优先权，并将其申请日提早到优先权的申请日，这就侵占了公共利益。

（5）当在先申请为实用新型、在后申请为发明申请时，在后申请存在由于两种专利的创造性审查标准不同而因创造性高度问题被拒绝授权的情况，此时其被视为撤回的在先申请也无法恢复。[4]

（6）由于判断能否要求优先权的标准与判断专利是否满足新颖性的标准不尽相同，实践中，存在这样的案例，在后申请被认定与在先申请存在差别而不能享有优先权，因而以不具备新颖性为理由将在后申请驳回，而作为在先申请的优先权又已经被视为撤回，导致申请人无法就任一申请获得保护。

四、“二选一”带来的立法层面与操作层面的冲突

在立法层面，审查指南第三部分第一章第5.2.6节规定对于是否对在先申请作出视为撤回处理，或者在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况是否会造成重复授权的问题均不在初审阶段进行处理而留待后续程序中处理。结合专利审查指南第三部分第二章第5.6节的规定，其具体规定了在进入中国国家阶段的国际申请要求中国在先申请优先权的或者要求进入中国国家阶段的在先国际申请优先权的情况下，对于重复授权的审查，适用审查指南第二部分第三章第6节（对同样的发明创造的处理）的规定。可见，第三部分第一章第5.2.6节中所说的“后续程序”指的是实质审查阶段，即对于要求了本国在先申请作为优先权基础的国际申请，其中国在先申请不会在初审阶段被视为撤回，而是在实质审查阶段根据专利法第九条对可能带来的重复授权问题进行审查。这相当于用了双重标准对待本国申请和作为优先权基础的在先申请是在中国提出的国际申请。

在实际操作中，强制“二选一”还引发了更细节层面的混乱与冲突。以某案件为例，
[6]深圳贝尔公司于2016年11月07日向中国国家知识产权局提交了一个国际申请，并且要求了中国申请（即在先申请）的优先权，在先申请的申请日是2016年03月31日，授权公告日是2016年11月30日，但深圳贝尔公司在提出国际申请前已于2016年10月27日就在先申请向国家知识产权局（以下简称“国知局”）办理了登记手续并缴纳了登记相关费用。随后，深圳贝尔公司于2018年02月08日向国家知识产权局提交国际申请进入中国国家阶段声明，并要求在先申请的优先权。2018年3月12日，国家知识产权局发出国际申请进入中国国家阶段通知书并给予国家申请号（即在后申请）。同日，国家知识产权局以在先申请已经被授予专利权，不符合专利法实施细则第三十二条[7]第二款的规定为由发出《视为未要求优先权通知书》。随后，深圳贝尔公司2018年5月11日向国家知识产权局请求恢复优先权并附意见陈述。2018年6月4日，国家知识产权局发出《恢复权利请求审批通知书》（即被诉通知），仍不同意深圳贝尔公司回复优先权。深圳贝尔公司不服相关决定，并就被诉通知向法院提起诉讼，其主要争议点为：原审判决和国家知识产权局适用法律是否错误，即国家知识产权局是否可以适用审查指南中关于要求本国优先权情况的相关规定（第一部分第一章第6.2.2.1节）对涉案国际申请的优先权进行审查。最终，一审法院并未支持深圳贝尔公司的诉求，上诉后二审法院仍认为国家知识产权局参照适用审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节相关规定作出被诉通知，合法有据。

对于争议点，深圳贝尔公司认为首先审查指南第三部分第一章第1节（“引言”）规定针对国际申请进入中国国家阶段之后的审查，有特殊规定的从特殊规定，无特殊规定的从一般规定。而审查指南第三部分第一章第5.2.6节规定是：“国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请，对于优先权的初步审查，除本章第5.2.3.2节外，与其他国际申请的审查完全相同。”在这里，出现了要参考审查指南第三部分第一章第5.2.3.2节的情况，可是该节仅对“提供享有优先权的证明”作出了相关规定。深圳贝尔公司认为，审查指南第三部分第一章第5.2.6节，并非未对细节做进一步规定，而是以明文形式表明相关规定到此为止，第5.2.6节和第5.2.3.2节的规定说明了，针对国际申请的在先申请是在中国提出的情况，对优先权的初步审查，除了对享有优先权的证明的审查方式不同外，与其他国际申请的审查完全相同。如果其他国际申请的审查不适用审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节的规定，则针对国际申请的在先申请是在中国提出的情况也不应适用该节的规定。而该节规定的是要求了本国优先权的情况，其他国际申请的审查显然不适用该节的规定，因此针对国际申请的在先申请是在中国提出的情况也不应适用该节的规定。而两审法院却均认为基于审查指南第三部分第一章第1节（“引言”）规定，审查指南第三部分第一章第5.2.6节的规定并未排除审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节的适用。

上述争议的审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节规定了如果专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，且申请人已经办理了登记手续的，应当视为未要求优先权。根据上述案例可知，争议点出现的最主要的原因是审查指南并未明确说明对国际申请的在先申请是在中国提出的这一情况应该如何处理，使得申请人和审查员在各自角度下对审查制度产生了不同的理解，无法确定审查指南中相关规定的适用范围，且这种理解差异中暗含着对于在先申请为本国申请的国际申请与本国申请存在潜在双重标准的问题。具体而言，如果在处理本国申请的优先权主张时，按审查指南的说明认为专利局在发出授予专利权通知书及办理登记手续通知书时就作出了授权行为，一旦申请人进行了办登就可以认为相关申请已被授予了专利权，却在处理在先申请为本国申请的国际申请按专利法的记载认为授权日是公告日，则缩减了申请人要求本国优先权的这项权利的时间窗口。

此外，审查指南第一部分第一章第6.2.2.1节中的解释本身也存在冲突之处。在东莞某某公司与国知局行政纠纷案件判决书中可见相关说明，该判决书认为从字面解释来看，“已经被授予专利权”似乎可以解释为已经公告授予了专利权，但转而又提到“已经被授予专利权”强调行政机关的授权行为，而“专利权自公告之日起生效”则强调权利人行使权利的时间起点，两者并不完全相同，需要进行体系化理解。该判决书中给出的体系化理解方法主要是需结合避免重复授权的相关规定进行体系化理解，根据相关规定，如果在先申请已按期办理了登记手续，国家知识产权局必然会授予其专利权。因此，申请人对在先申请办理了登记手续后，又于授权公告日之前提出在后申请，并要求优先权可能会导致重复授权，故把“已经被授予专利权”的时间节点理解为授权公告日，可能导致法律规定的条文冲突。该判决书还认为需结合专利权终止和无效的相关规定进行体系化理解，并提到了专利法实施细则第三十二条[8]第三款的视为撤回条款，但并未作出明确说理。该判决书在结论部分指出，若申请人主动办理了登记手续，就应视为其就国家知识产权局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择，国家知识产权局对已经办理了登记手续的在先申请，规定不得作为要求本国优先权的基础，符合法律逻辑和工作实际。[9]此案中，两审法院也持相同的结论，并认为“如果申请人主动办理了登记手续，则应视为其就国家知识产权局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择，相应后果自负，不存在权利受损的情况”。

但深圳贝尔公司认为此处的“申请人已经办理了登记手续”之日无论如何也不能被解释成某一早于授权日之前的日期。具体理由如下：其一，如果将“申请人已经办理了登记手续”之日解释成一个早于授权日之前的日期，则缩减了申请人要求本国优先权的这项权利的时间窗口，也就使审查指南在没有专利法和实施细则的依据的情况下，减损了公民的权利。这样解释会导致审查指南与《中华人民共和国立法法》第八十条的抵触。其二，专利法中，明确规定了授权日即是公告日，在作为下位规章的审查指南中将该日期提前属于对日期的更改，这样解释会导致审查指南与专利法和实施细则的抵触。其三，审查指南中其实也秉承了和专利法一致的逻辑，认可授权日即是公告日。例如，在审查指南第5部分第9章第1.1.1节规定专利经审查无驳回理由的，专利局作出授予专利权的决定，颁发专利证书，并同时在专利登记簿和专利公报上予以登记和公告，并指出专利权自公告之日起生效。因此，如果在第一部分第一章第6.2.2.1节将授权日解释成公告日之外的日期，则审查指南本身的逻辑就会混乱。可知，司法实践中出于规避重复授权的考虑倾向于将“授予专利权”的日期提前到申请人主动办理登记手续的时间，但如前文所述，出于重复授权考虑强制专利权人“二选一”的做法并不合理，如果不强制专利权人“二选一”，而是在实质审查阶段，由审查员比较判断后确定是否将在先申请撤回或拒绝授权在后申请就不会出现上述案例中的冲突。而且审查指南已经规定，审查员在初步审查中不处理国际申请的重复授权问题而是留待后续程序中处理，说明专利局已经认可了在后续程序中直接审查重复授权问题的合理性和可行性，并已经付诸实施。

五、处理在先申请的域外经验

美国专利体系中并无“本国优先权”的称谓，与之相对应的是“在美国较早申请日的利益”与“临时申请”。临时申请这一申请类型也是满足巴黎公约的定义的正规国家申请，可用作为优先权，一旦某正式申请要求了该临时申请的优先权，则该临时申请便被放弃。这一机制有一点像撤回本国优先权的要求，然而实际上也并非如此。美国的临时申请给了申请日很大的自由空间，可以将非常朴素的灵感记录并申请，该申请甚至不要求具有权利要求，这是为了方便专利权人保护自身技术进步而做的规定。对于正式申请，其也可以作为在先申请被要求优先权，然后并没有规定，要将该在先的正式申请在被要求优先权后视为撤回。“在美国较早申请日的利益”的制度记载于《美国专利法》第120条，根据该规定，如果在后申请是“在在先申请或者在有权享受在先申请日利益的申请被授予专利或放弃以前，或者申请程序终结以前所提出，并且该申请中含有或者经修改而含有对在先申请的明确指引，则就上述发明而言，该申请视为是在前一申请日提交。任何申请，除非含有明确指引在先申请的修改并在该申请的未决期间在局长规定的时间内提交，否则无权根据本条享有在先申请的申请日的好处。”可知，享受在先申请日所需要满足的条件之一是在先申请不处于终结状态，即处于未决状态，没有被授予专利或放弃、申请程序没有终结。与我国的本国优先权制度相比，美国要求在先申请不处于终结状态，但并无处置在先申请的相关规定。也就是说，只要在先申请没有被授权，该在先申请就可以被要求优先权，但并不强制要求自动撤回该在先申请。

日本有关本国优先权的规定中，与“二选一”有关的规定为，在先申请不能是专利类型“转换所涉及的专利申请”，或者在在后专利提出时“审查决定、审判决定或上诉决定已生效的”，或者在在后专利申请提出时，已就在先申请进行实用新型设定登记的。[10]作为主张优先权基础的在先申请，自该在先申请的申请日起，在日本经济产业省令规定的期限届满时，视为撤回；但是，该在先申请被放弃、被撤回或者不被受理的，就该在先申请已生效审查决定或审判决定或上诉决定，就该在先申请已做了实用新型设定登记的，或者基于该在先申请的所有优先权要求均已被撤回的，则不在此限。可以看出，日本对要求优先权的与“二选一”相关的规定与我国差不多。即已决的在先申请不能作为优先权基础，而未决的在先申请应当被视为撤回，但在日本作为本国优先权基础的在先申请不能是已被放弃、撤回、不被受理的。

但是，上文中的“经济产业省令规定的期限”是在先申请将在其申请日起一年零四个月。与我国的在后申请提出之日起，在先申请即被视为撤回，并且此种视为撤回无法恢复的规定相比，日本的视为撤回条款为申请人在提交在后申请后提供了一段思考期，申请人可在此期间斟酌保留在先申请或在后申请。[11]

韩国的规定与日本类似，在具体制度设置上略有不同。

德国的相关规定则更为宽松。其有关专利本国优先权“二选一”的规定为，该在先申请仍需在德国专利局等待审查，而一旦被正式要求优先权后，该在先申请将被视为撤回。但在先申请是实用新型申请的而在后申请是专利申请的，不适用本规定。另外，在先申请是专利申请的而在后申请是实用新型申请的，也不适用本规定。[12]

不同之处在于，第一，如果在先申请与在后申请的类型不一样，则在先申请不适用视为撤回操作；第二，提出优先权声明的时间为在后申请的申请日后二个月内，相应地，视为撤回的时间也为在后申请的申请日后二个月内；第三，在德国享受本国优先权并不要求在先申请未决，即可以请求已经授权的在先申请作为本国优先权基础。

其实，第一点区别至关重要，这说明，德国甚至鼓励专利与实用新型二者互相以对方为优先权，然后就同样的发明主题授权两种不同类型的知识产权。这对于鼓励专利权人既满足尽早保护自己的发明，又可以延长保护期限而言十分重要。这有点类似于我国曾经鼓励的同时提交发明与实用新型的制度。

有文章找到了进一步论述了在德国视为撤回理由与条件的司法判例，其引用的判例中德国法院的观点认为视为撤回规定的实质目的并非避免可能的重复授权，而是避免专利局对基本相同的申请进行多头审查。该规定可减少专利局审查负担并避免申请人重复缴费。同时，不存在因申请人未能寻得在先申请的优先权而对其施加损失在先申请的惩罚的动机。作者进一步以单一性与创造性审查进行举例，认为相对创造性来说，单一性审查对行政相对人的任何一方都没有直接影响，对于其掌握尺度可以更为宽松。[13]前文中德国与中国本国优先权制度的第三点区别也侧面反应了德国视为撤回规定的目的与避免重复授权无关。可以请求已经授权的在先申请作为本国优先权基础就意味着在先申请与在后申请同时可能获得授权。

笔者赞同该作者的观点，如果本国优先权中在先申请视为撤回的目的是减少重复审查，那么其审查尺度就应该如单一性审查一般更加宽松。现在中国直接将本国优先权所依据的在先申请视为撤回的做法可能会对实务工作造成困扰，也会损害申请人的利益。

总体来说，美日德专利局对于在先申请是否需要被自动撤回的规定各不相同。日韩德等大陆法系国家相较美国相对严格。然而相比于同样是大陆法系的我国，日德的要求也是相当宽松的。其不仅有一些制度豁免了撤回，或是延迟了撤回的时间，而且在对在先专利的授权节点的判断上，也并未做出比正常授权日更严苛的要求。

六、与其他知识产权制度的比较

巴黎公约规定的优先权制度是适用所有类型工业知识产权的。在我国的商标法也延伸了相关规定。商标法中关于本国优先权的规定只有26条的展会优先权（本质上相当于新颖性宽限期），而通过国际注册代替国内注册加注申请途径进入中国的国际注册，只需要国内注册获得保护的商品或者服务范围未超出国际注册商标获得保护的范围，并未明确要求申请人进行“二选一”，且根据商标法的描述，作为优先权基础的外国商标注册申请与后续的中国商标注册申请应为就相同商品以同一商标提出的商标注册申请，则实际上也不会存在“二选一”的问题。

七、优缺点总结及修改建议

我国处理本国优先权的制度设计上也并非毫无可取之处。虽然规定了在先申请需要被撤回，以及在先申请不能被授权，但是并没有要求在先申请不能是已经被撤回、视为撤回或驳回的。也即，在要求在先申请“未决”的这个条件中，我们只要求其不能被授权，但如果是已经撤回、视为撤回或驳回，虽然在先申请此时已经是“已决”状态，但在满足其他条件的情况下，并不妨碍其作为优先权。这在实操中给予了申请人进行专利布局更多的自由度。申请人可以递交在先申请后，采用不主动缴费的方式使在先申请被视为撤回，也保证其内容不会被公开，然后在一年时间仔细思考如何利用该优先权进行布局。

该设计思想与避免重复授权的思想使一脉相承的。如果在先申请已经是撤回、视为撤回或驳回状态，则必然不会和在后申请导致重复授权，因此没有必要对此类在先申请禁止其作为优先权。

然而，在知识产权领域中，对于在先申请的处理方式，必须在观念层面上与处理重复授权问题的方式有所区别。如果仅基于未经严格审查的“可能性”就造成权利的消失，那么对于权利所有者来说，无疑是过于简单粗暴的做法。所以，应当在切实确保不会损害无辜者利益的前提之下，审慎地进行处理。仅仅可能导致重复授权这一情况，不应当作为要求在先申请必须不得被授权或将在先申请视为撤回的合理正当理由。与之相反，我们需要借鉴其他国家在司法实践过程中的经验，将处理此类问题的重点置于解决重复审查之上，采用更为灵活且能够避免损害申请人合法权利的措施。同时，此前的处理方式是因为在我国首次引进本国优先权制度之时，可能由于缺乏足够的实践经验，在部分制度的操作细节方面采取了较为简单直接的 “一刀切” 处理方式。当时，或许这样的方式在一定程度上能够确保制度的初步推行，但随着时间的推移和实践的不断积累，我们已经拥有了极为丰富的案例经验，在这期间，专利审查工作也在持续发展和进步，审查员的水平与能力相较于制度引进之初有了大幅度的提升。因此，国知局可以舍弃目前的在初步审查阶段就对作为本国优先权基础的在先申请视为撤回的方式，而采用在实质审查程序中比对权利要求的审查方式，这样审查更加合理。且由于在后申请可能被修改、被撤回或驳回，在后续程序中等到在后申请被允许授权后再进行审查，反而会总体上降低工作负担。

总的来说，我们希望将优先权审查与重复授权的审查在立法上独立开来，以免在法律理解和法律适用上出现混淆。进一步地，没有必要对在先申请的状态做出限制，或要求其必须撤回，以降低专利权人布局成本，促进创新。不论在先申请是否已经授权、或是被撤回、视为撤回还是驳回，只要优先权满足巴黎公约对于优先权的其他要求，都可以作为优先权基础，且不需要在在先申请和在后申请之间作为强制“二选一”的选择。

知识产权法本身属于商业法律的范畴，是为了保障、促进商业活动而制定的法律，就连巴黎公约的全名也明确了它是为了保护工业产权而诞生的。从促进创新，保护专利权人的角度来说，要求在先申请已经授权或者必须将其撤回，并无必要，相反，取消这些条款才能够更加促进专利权人的创新活动。虽然日本、韩国、德国这三个大陆法系国家还对此类条款有所保留，但是考虑到我国的制造能力早已大大超越上述三国，现今全球科技竞争也主要产生在中美两国之间，笔者认为我国专利制度的设计不应该囿于此三个大陆法系国家的规定。我们在专利法律体系上应该向美国靠拢，甚至于更加超前，要比之更能保护创新者的利益。

正如所谓“法律是客观化的权利，权利是主观化的法律”，只有受法律保护的利益才具备法律之力，才能成为权利。[14]在国家大力建设知识产权强国的今天，正视对专利制度中本国优先权的保护，以相关法律规范明确本国申请享有优先权的法律之力，以制度保障本国申请享有同外国申请相同的优先权，可在专利保护及布局方面助力本国企业的发展，助力知识产权强国建设。

注释（上下滑动阅览）

【1】钱凌影,齐爽,丁长林：《浅谈要求本国优先权的进入国家阶段的国际申请》，载《发明与创新：大科技》2012年第12期，第36-38页。

【2】杨德齐：《民事优先权之概念及性质辩析》，载《西部法学评论》2009年第3期，第75-79页。

【3】刘芸芸庞启：《浅析专利申请中要求本国优先权时存在的风险》，载《专利代理》2018年第4期，第42-45页。

【4】常津铭刘华楠张亢：《专利法实施细则及指南中有关本国优先权内容的试探性的修改建议》，载《河南科技》2020年第39期，第85-88页。

【5】朱新新赵永辉：《浅谈对PCT申请中本国优先权的认识和思考》，载《中国发明与专利》2015年第11期，第28-31页。

【6】所有案例中的《专利法实施细则》条款数及《专利审查指南》内容与案例时间对应，与最新版《专利法实施细则》及《专利审查指南》部分不同的部分以脚注形式说明

【7】现为专利法实施细则第三十五条

【8】现为专利法实施细则第三十五条

【9】参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第2822号行政判决书

【10】日本将专利、实用新型、外观作为三种并列的知识产权类型，并由三部并列的法律进行规定；其专利相当于我国的发明专利

【11】艾变开曲淑君姚云宗绮：《日本本国优先权制度研究》，载《中国发明与专利》2010年第7期，第106-112页。