姚建军 | 向外国申请专利的保密审查制度探析

摘要：2008年12月27日第十一届全国人大常委会第六次会议通过了《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。[1]该决定主要从进一步明确专利内涵、完善专利保护、提高专利授权标准、加大处罚力度等方面作了补充和完善。新修改的《专利法》第20条新增了向外国

2008年12月27日第十一届全国人大常委会第六次会议通过了《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。[1]该决定主要从进一步明确专利内涵、完善专利保护、提高专利授权标准、加大处罚力度等方面作了补充和完善。新修改的《专利法》第20条新增了向外国申请专利的保密审查制度。如何正确理解和适用专利法第20条的规定，其与我国专利制度中一直存在的专利申请保密审查制度之前的关系是什么，是一个值得深入研究探讨的话题。本文将结合法律规定，并参照国外的规定，就此问题展开讨论。

一、向外国申请专利的保密审查与专利申请的保密审查

我国自1985年开始施行的《专利法》中，一直存在专利申请的保密审查制度。专利法第4条规定：“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。”[2]对于涉及国防利益的专利申请，《专利法实施细则》第7条规定：“专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定。”由此可见，专利申请的保密审查制度可以分为两种类型，第一类是涉及国防利益的保密审查；第二类是除国防利益之外的“国家安全或者重大利益”。前者由国防专利机构审查，后者由国家知识产权局专利局审查，两种制度并行不悖。

第三次修改后的《专利法》第20条第1款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。”[3]这是我国专利法在上述两种类型保密审查制度基础上，又新增了第三类制度----向外国申请专利的保密审查制度。“三架马车”并驾齐驱，从而使我国专利申请保密审查的制度体系更加完善。实践中如何具体落实第三种保密审查制度，《专利法实施细则2010》第8条第2款做出了细化规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：（一）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；（二）向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。”根据该款的规定，对于在中国境内完成的“发明或者实用新型”，申请人若有意“向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，”有两个选项：

其一，若申请人打算“直接”向外国申请提出专利申请的，“应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案。”

其二，申请人也可以先提出中国专利申请，然后再“向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。”

当然，为了方便申请人，该条第3款又补充规定：“向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。”

对于选项一，申请人不一定要提出形式上完整的专利申请文件，只需“详细说明其技术方案”[4]便可；对于选项二，国家知识产权局在既有的专利申请请求书的表格上，增添了“请求保密审查”的选择方框，申请人只需勾选一下该框，便完成了保密审查的请求，十分方便。当然，如果申请人没有勾选该框，则还可以在专利申请提出后，另行提出保密审查请求[5]。

显然，作为第三类制度，向外国申请专利的保密审查制度与前两类相比，性质上有着明显的不同，其并不是前两类制度的延伸或细化。但为什么另行引入该制度，正是本文接下来将要展开讨论的内容。

二、引入向外国申请专利保密审查制度的原因探析

有观点认为，“专利法第20条第1款的目的在于维护国家安全或重大利益，防止需要保密的发明创造因向外国申请专利而被公开。”[6]本文认为，此观点不够全面，如果其“目的在于维护国家安全或重大利益”，则完全落入专利法第4条的涵摄范围，那么，从立法角度上，只需要在专利法第4条规定的基础上对“向外国申请专利”做出具体规定便可，没有必要脱离专利第4条，而在专利法第20条中另行增加一类新的制度。

首先，从《专利法》第20条第1款的法条表述上看，可分成两个层次。第一句话为“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。”第二句话为“保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。”是指如何进行保密审查的具体做法。对于违反该规定的行为，专利法第20条第4款还规定了法律后果，即“对违反本条第1款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”该款规定采用“应当……”而非“可以”的立法技术，结合法条逻辑关系，此处的“应当”体现的是强制性规范。为了落实该强制性规范，《专利法实施细则》还做了配套规定。例如在第44条、第53条和第65条中，分别将《专利法》第20条第1款列入驳回理由和无效理由。

其次，对“向外国申请专利”引入该强制性规范，完全不同于专利法第4条确立的保密审查制度。启动专利法第20条意义上的保密审查，具体体现申请人主动申请保密审查，与专利局依职权启动的保密审查截然不同，故可以得出“向外国申请专利”的保密审查制度与专利法第4条规定的保密审查制度是两种性质不同的制度。如果认可“向外国申请专利”的保密审查制度是不同于专利法第4条规定的保密审查制度的第三种审查保密制度，那么，其立法目的显然就不仅限于“维护国家安全或重大利益”。特别是从《专利法》第20条第1款的第一句话中，可以解读出适用该强制性规范的客体是“在中国完成的发明或者实用新型”，且对主体不作任何限制，只要是“在中国完成的发明或者实用新型”，无论是中国人还是外国人都必须遵守该强制性规范---即“应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”。

值得深入探讨的是，作为第三类保密审查制度，为什么“向外国申请专利”的保密审查制度采用强制性规范？这还得从第三次专利法修改时的背景说起。我国自1978年改革开放以来，技术引进和对外贸易蓬勃发展，国际间人员交往和人才流动越发频繁，出现了中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业等新的企业形态。随着移动互联网的兴起，大数据、人工智能、物联网、云计算等新技术不断涌现，国际间的科技交流合作已经蔚然成风。尤其是国内不少知名企业采取“走出去请进来”的做法，纷纷在国内外建立研发机构，一项发明创造的产生，往往依靠来自不同国家的科技人员的共同创新。例如，美国苹果公司、高通公司等知名企业在我国建立研发机构，派遣外籍员工来华从事研发工作，华为、腾讯等国内大企业聘请外籍员工在华从事研发活动，已成常态。在这种大环境下，不论其发明人是中国人还是外国人，抑或两者兼有，若要将“在中国完成的发明或者实用新型”向外国申请专利，都“应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。”而专利法第4条规定的保密审查制度，只适用于已经向中国提出了专利申请的保密审查，对“直接向外国申请专利的申请”，由于不向我国先提出申请，故无法做到“事先进行保密审查”。因此，在第三次专利法修改中，增加对向外国申请专利进行保密审查的制度，是与时俱进的举措，彰显国家主权意识优先原则，也有利于维护国家的经济运行安全。

值得注意的是，对向外国申请专利进行保密审查的制度也是发达国家的普遍做法，有国际惯例可循。美国专利法第184条的标题就是“向外国提出申请（Filing of application in foreign country）”，其第1款[7]规定：“关于在美国所完成之发明，经向美国提出申请后之前六个月，除非于专利局局长处获得授权许可证书外，任何人不得在外国自行提出或授权他人申请发明专利，或申请新型、工业设计或模型注册登记。依本法第181条规定颁布保密命令之发明，除非经发布保密命令之部门首长或单位主管之同意，不得颁行同意许可证。若因错误或无欺骗意图而在国外提出申请，且该申请公开本法第181条范围内所述之发明，则可以追溯核准颁发该同意许可证。” 根据美国专利法第181条的规定，未经专利局局长的许可禁止在“美国提出申请后之前六个月向外国申请专利”，故该条规定也属于强制性规范。但该条规定也有灵活性，即“若因错误或无欺骗意图而在国外提出申请”，可以“追溯核准颁发该同意许可证。”纵览美国的规定可以看出，美国同样采用强制性规范要求美国申请人必须首先在美国提出申请。实务中，如果“在中国完成的发明或者实用新型”的发明人具有美国国籍，则根据美国法的规定，其必须首先在美国提出专利申请，而根据中国法的规定，其如果要先在美国提出申请，则“应该事先”向中国国家知识产权局请求保密审查，否则该美国专利申请若进入中国，则根据《专利法》第20条第4款的规定，不能授予专利权。

三、涉及“向外国申请专利”的案例

国家知识产权局原专利复审委员会在其作出的34808号无效宣告审查决定书中，披露了一则“向外国申请专利”的案例。涉案专利的专利号为ZL 201520380986.X，名称为“一种上加水式加湿器”的实用新型专利，其申请日为2015年6月5日，授权公告日为2015年12月9日。

请求人认为，证据1为公开号为US2016/0356514A1的美国专利文献，该证据表明：本案专利权人佛山某公司就涉案专利的技术方案通过巴黎公约向美国申请专利；本案专利是在中国完成的实用新型；本案专利在向美国申请专利前未先报经国务院专利行政部门进行保密审查。因此，本案专利不符合专利法第20条第1款的规定，应被宣告全部无效。专利权人对上述证据的真实性没有异议，对请求人主张的事实没有异议。但认为，该美国专利申请在国外的申请日晚于涉案专利在国内的授权日，不应属于专利法第20条第1款规范的范围。

请求人的该项请求没有得到支持，第34808号“决定要点”载明：“在中国完成的发明或者实用新型已经向国家知识产权局申请专利，并被国家知识产权局公布或授权公告之后向外国申请专利的，不属于专利法第20条第1款规定的不授予专利权的情形。”其具体的说理认为：“作为已经向国家知识产权局提出申请、并授权公告的实用新型专利，……无论申请人在申请时是否提出了保密请求，国家知识产权局已经依法对该专利是否涉及国家安全或重大利益进行了审查。进而，由于国家知识产权局已经依法主动对其是否涉及国家安全或重大利益进行审查，从而防止了对国家安全或重大利益造成损害，这符合立法的初衷；而且在此情形下，专利权人已经对国家知识产权局的公布或授权公告行为产生了信赖，即国家知识产权局已经认可相关技术不涉及任何需要保密的情形，不需要再提请保密审查，若再以未进行保密审查为由宣告本专利无效，显然会造成专利权人的信赖利益损失。但是如果该专利的技术内容尚未公开就向外申请的，则应进行保密审查。”

第34808号中提及的观点可以概括为以下几点：

（1）由于涉案已经被授权公开，可以得出国家知识产权局已经依法对该专利进行了保密审查，故对于申请人是否在申请时提出保密审查请求在所不问；

（2）专利法第20条第1款的立法初衷是“防止对国家安全或重大利益造成损害”；

（3）若再以未进行保密审查为由宣告涉案专利无效，将损害专利权人的信赖利益。

本文认为，上述观点有值得商榷的空间。

首先对于理由（1），作为强制性规定，在向外国申请专利之前，申请人必须事先提出保密审查的请求，这是申请人的义务；与在先的中国专利申请是否公开或授权无关，也与国家知识产权局是否对该专利进行过保密审查无关。对于违反该强制性规定的，其对应的中国专利申请或专利应被驳回或被无效，并无自由裁量的余地。

其次对于理由（2），专利法第20条第1款的立法初衷不仅仅是“防止对国家安全或重大利益造成损害”，如前所述，更重要的是宣示国家的经济主权，规范向外国申请专利不得任意而为。如果按照本案的观点，专利法第20条第1款的规定便可轻易被僭越。

最后对于理由（3），如果不能以未进行保密审查为由宣告涉案专利无效，恰恰损害的是社会公众对专利法第20条第1款、第4款的信赖利益。该案中，由于专利权人违反强制性规定在先，故并不存在损害其信赖利益的可能。

还应指出的是关于“如果该专利的技术内容尚未公开就向外申请的，则应进行保密审查”的说法，也不够周延。专利法实施细则第8条第（2）项规定，“向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。”其中，“向国务院专利行政部门申请专利后”包括自申请日起的向后时间，显然，也包括授权日之后再向外国申请专利的情况。因此，“在中国完成的发明或者实用新型已经向国家知识产权局申请专利、并被国家知识产权局公布或授权公告之后向外国申请专利的，不属于专利法第20条第1款规定的不授予专利权的情形。”属于对专利法第20条第1款规定的误解。

实务中，实用新型专利申请由于不进行实质审查，授权周期比较短。特别是申请人可以借助于优先审查，快速审查等审查渠道，在一年内获得授权的可能性极大。而以中国实用新型专利申请作为优先权基础向外国提出专利申请的，可以享有12个月的优先权期限。如果按照上述观点，相当于变相免除了此种情形下申请人“应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”的强制性义务。果真如此的话，专利法实施细则第8条第（2）项中的“向国务院专利行政部门申请专利后……”的措辞就应该改为“向国务院专利行政部门申请专利后至公开或授权前……”才对。显然，就本案而言，对专利法中的强制性规范做出了扩大解释。

四、结语暨建议

本文讨论了第三次专利法修改后新增的第三类保密审查制度的性质，由于专利法第20条第1款的规定属于强制性规范，申请人拟向外国申请专利的，不论是直接向外国申请，还是先申请中国专利再利用巴黎公约规定的优先权向外国申请专利的，都“应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。”除非是“向国务院专利行政部门提交专利国际申请[8]的，视为同时提出了保密审查请求。”否则没有例外。

就个案而言，虽然在向外国申请专利前没有主动向国家知识产权局请求保密审查，根据涉案专利已经被授权的事实，的确表示该技术方案已经通过了保密审查。但按照专利法第20条第1款的规定，这种情况也在其强制性规范的“射程之内”而触发无效条款，未免有伤及无辜之虞，毕竟绝大多数的专利申请与“国家安全或重大利益”无涉。因此本文建议，在保持专利法第20条第1款强制性规范性质不变的同时，从立法上将34808号决定所面临的困境剔除。具体可以在专利法实施细则第8条第（2）项中的“向国务院专利行政部门申请专利后……”的措辞改为“向国务院专利行政部门申请专利后至公开或授权前……”从而以避免实务中由行政机关对该强制性规范做出突破性的扩大解释。当然，无论有无向外国申请的打算，申请人都有较稳妥的申请策略：即在申请中国专利的请求书上，一律勾选“请求保密”的选框，即便事后又不想向外国申请，则亦无伤大雅，举手之劳，何乐而不为呢？

注释（上下滑动阅览）

【1】如无特别声明，本文所涉《专利法》的条文，均对应的是2008年第三次修订的条款。

【2】2020年修订的《专利法》第4条与2008年修订的《专利法》第4条内容相同。

【3】2020年修订的《专利法》第19条与2008年修订的《专利法》第20条内容相同。

【4】这种情况下，申请人需要主动填写国家知识产权局制定的“技术方案说明书”，表格编号为100026。

【5】这种情况下，申请人需要主动填写国家知识产权局制定的“向外国申请专利保密审查请求书”，表格编号为100027。

【6】参见国家知识产权局复审与无效审理部做出的第34808号审查决定。

【7】原文为“Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country. A license shall not be granted with respect to an invention subject to an order issued by the Commissioner of Patents pursuant to section 181 of this title without the concurrence of the head of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued. The license may be granted retroactively where an application has been filed abroad through error and without deceptive intent and the application does not disclose an invention within the scope of section 181 of this title. ”

【8】此处的“专利国际申请”，专指通过《专利合作条约(PCT)》提出的专利申请。严格说来，并不存在“向国务院专利行政部门提交专利国际申请”的情形。由于我国是专利合作条约(PCT)》组织的成员，同时又被该组织指定为专利受理单位，故通过国务院专利行政部门向该组织提交专利国际申请，取得的申请号也是PCT组织特有的申请号，因此，国务院专利行政部门只是充当PCT组织的受理窗口而方便申请人就近申请。当然，申请人也可以舍近求远地向位于瑞士的PCT组织的国际局提出申请。

作者：姚建军

编辑：Sharon