摘要:本文探讨了《专利法实施细则》(2023修订)中诚实信用原则作为独立无效理由的争议问题。作者主张该原则是独立存在的无效理由,无需与其他实质性条款结合,并分析了其立法宗旨、法律依据及配套政策等。通过对比美国“不洁之手”原则及Therasense案确立的严格认定标准
本文探讨了《专利法实施细则》(2023修订)中诚实信用原则作为独立无效理由的争议问题。作者主张该原则是独立存在的无效理由,无需与其他实质性条款结合,并分析了其立法宗旨、法律依据及配套政策等。通过对比美国“不洁之手”原则及Therasense案确立的严格认定标准(欺骗意图与重要性要件独立且需高证明标准),为我国的诚实信用专利无效理由提出相关建议。
作者 | 董红海 广东广和律师事务所律师&专利代理师、合伙人
林森 广东广和律师事务所律师&专利代理师
1、诚实信用原则和无效理由
2024年1月20日,新修订的《专利法实施细则》(2023修订)生效。
该实施细则第十一条明确规定,“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假”。
同时,该实施细则第六十九条第二款列举了十四个无效理由,其中明确包括了细则第十一条。即,实施细则第十一条是修订后的实施细则增加的一个新的无效理由。
2、诚实信用原则是否是独立存在的无效理由
之所以提出这个问题,是因为实践中对此争议很大。一种观点认为,实施细则第十一条的诚实信用原则是独立存在的无效理由,不需要与其他实质性无效理由(如三性)结合起来,就可以作为独立的依据而宣告专利无效。另一种观点认为,诚实信用原则不是独立的无效条款,必须与其他的实质性无效条款结合,才能作为无效的理由。
笔者是赞成第一种观点的。即,诚实信用原则是独立存在的无效理由,和其他十三个无效理由一样。
赞成第二种观点的应该是将诚实信用无效理由与其具体的外延混淆了。
认为诚实信用原则之所以不能成为独立无效理由的依据有两个。
一个是,从立法宗旨来说,我国专利法是为了“鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力”。因此,这应该决定了无效的主要理由是与宗旨适配的,如果发现授权后的专利无法实现前述宗旨,不符合授权的实质性条件,如缺乏三性,如说明书公开不充分等,就应该宣告这些权利要求无效。即,为了纠偏,其纠偏的标准和效果也必然是为宗旨服务的,是实质性的,不能是单纯程序的。
另一个是,如果仅因为在申请过程中违反了诚实信用原则,实施了不诚信的行为,如发明人中塞入了非发明人,夸大了有益效果,就把专利无效掉,这就显得过于严苛,也不符合专利法的宗旨。
但是,上述诚实信用原则不能成为独立无效理由,必须与实质性无效理由结合使用的观点似乎过于绝对,也与现行法律不符。
我国《专利法》和《实施细则》都明确规定,在申请专利过程中,必须遵守诚实信用原则,不得损害公共利益,不得侵犯他人的合法权益,不得弄虚作假。
而且,《专利法》第二十条第二款明确禁止滥用专利权及其法律后果;即,第二款规制的是垄断和反垄断行为,与第一款规制的不诚信行为是有明显区别且不同的。因此,第二十条第一款应该可以完全解读为“申请专利……应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”。
将《专利法》第二十条第一款内容与《实施细则》第十一条“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。”结合起来,就可以毫无疑义得出如下结论:
法和细则都明确规定,在申请程序中,必须遵守诚实信用原则,而且都是独立条款,不存在法无诚实信用原则的独立条款,法必须依靠细则才能使得诚实信用原则成立的事实;《专利法》第二十条第一款是针对知识产权垄断行为以外的所有“不合法”行为的——形式上看起来合法,但实质上是非法的。这与美国基于衡平法而考虑衡平利益有异曲同工之妙。即专利法并没有将诚实信用原则局限在反垄断法范畴;法和细则没有任何条款明示或默示规定,诚实信用原则不能作为单独的无效理由,反而赫然与其他无效理由并列存在。认为诚实信用原则不能作为单独的无效理由或依据,专利必须同时触发其他无效理由,才能适用诚实信用原则的观点,与法条竞合本质上非常类似。但是,刑事法律中的法条竞合(当然民法中也有竞合现象)是以法条同时并列存在为前提条件的,以行为同时触发两种罪名为表现形式的。如以爆炸方式在公众场所杀人,同时触发了杀人罪、爆炸罪和危害公共安全罪三个罪名;择其重罪如危害公共安全罪追究法律责任。比如,刑法规定了盗窃罪,同时又规定了盗窃枪支、弹药罪,盗窃枪支、弹药罪属于特别规定。当行为符合盗窃枪支、弹药罪的构成要件时,优先适用该特别法条。
这些都表明,申请中违反诚实信用原则的行为不仅不是下位无效理由(盗窃枪支罪之于普通的盗窃罪),还可能是上位理由。此外,恶意抢先申请他人技术,显然违反了诚信原则,但技术本身是完全可以符合授权条件的。
综上所述,无论是从法条还是其他部门法,抑或逻辑,都表明,诚实信用原则是独立存在的无效理由,不是实质性无效理由的附属无效理由。
3、诚实信用原则的目的、“实施例”和举证责任
专利法实施细则将违反诚实信用原则作为无效理由之一,其直接目的应该是打击非正常申请。
与专利法实施细则同日颁布、同日生效的是《规范申请专利行为的规定》(以下简称“该规定”)。该规定第二条明确规定“不得违反《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条的规定实施非正常申请专利行为”。即,该规定可以视为实施细则第十一条违反诚信原则的配套政策,是细则有关违反诚信原则的“实施例”。
该规定第三条采取列举(7)+兜底(1)方式,对违反诚信原则的非正常申请行为进行了定义。一一列举如下:
1) 所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同,或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的;
2) 所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果,或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的;
3) 所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的;
4) 所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理,或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的;
5) 申请人无实际研发活动提交多件专利申请,且不能作出合理解释的;
6) 将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的;
7) 出于不正当目的转让、受让专利申请权,或者虚假变更发明人、设计人的;
8) 违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。
第1项和第6项,是对申请专利过程中的程序进行规制。更进一步的是对申请数量的规制,遏制非正常需求的专利申请数量。
第2至5项,是针对发明创造内容本身进行规制的。这四种类型应该是非正常申请中最常见的、高发事项:积极主动弄虚作假,无研发或无实质性研发工作而申请专利。这种弄虚作假的行为可能会体现在权利要求中,也可能不体现在权利要求中;如,有益效果、实验数据的伪造,与创造性的评价直接关联,但这种伪造通常不会直接体现在权利要求中,而是通过蒙蔽审查员而对有益效果做出误判。
第7项严格来说也是程序性的,是对非正常转让权利和虚假发明人进行规制。
第8项是兜底条款。
如果将该规定解释为实施细则的配套政策或“实施例”,可能会扩大无效理由,并导致后续的另外一种非正常申请——非正常无效申请。具体内容将在后续阐述。
除了前述的直接目的外,将违反诚信原则纳入无效理由,将带来其他有益效果。
首先,将大幅压缩、节约社会成本。目前,非正常申请已导致社会成本无序急剧增长。根据腾讯网转发《南方都市报》2023-11-08的新闻,我国审查员人数(含审协)已经超过2万人,建立了北京、江苏、广东和湖北等7个审查协作中心。但与此同时,我国的专利审查周期呈持续下降趋势,目前发明平均审查周期为16个月,位于5大局前列。
因此,可以预见,在大量非正常申请被排除的情况下,我国审查员人数和审查周期将会出现非常明显的下降。社会成本也将大幅下降。
其次,专利质量将显著提高。由于排除了虚假信息,如虚假试验数据,虚假配方、工艺流程和虚假有益效果等,大量虚假的、无研发工作的发明创造将被遏制在门外,至少因为达摩克利斯之剑而心怀畏惧。相对应的,讨论了三年之久的实用新型创造性初步审查程序,也同时尘埃落定。即,虽然实用新型的创造性标准在专利法中没有更改一个字,但实用新型的明显不符合创造性审查程序在实施细则和《专利审查指南》中都首次明确予以了规定。当然,在无效实务中,实用新型对比文件超过2篇的已经司空见惯了。由此可以看出,我国对专利质量尤其是实用新型质量的提升要求是全方位的,甚至略显紧迫,不仅体现在实质性方面(无效对比文件),也体现在程序性方面(实施明显不符合三性审查制度)。此外,我国提升实用新型质量的方式与日本和德国不同。由于本文不讨论实用新型制度的存续问题,在此不再展开。
第三,打击非正常审查,在申请过程中弘扬诚实信用原则,能显著改善整个专利生态链,培固良性循环。专利生态链如果是逆向淘汰,优秀专利文件不可能批量、持续性出现,因为市场只需要颠勺抄河粉的,做满汉全席的肯定无法生存。天天抄河粉的不是给钱就可以做出满汉全席的。良好的生态链也不是突然给钱就可以培育出来的。
第四,随着良好专利生态链的培固,专利质量的大幅提升,专利的价值也将逐步显现。可以期待,未来的专利赔偿额将显著提升。
第五,诚实信用原则是民法中的帝王原则。其在专利法体系中再一次被强调和落实,将极大提升诚实信用原则在民法中的知名度和适用范围。在某种意义上,是专利法对民法典的一种贡献。
在适用诚实信用无效理由时,原则上不会发生举证责任的转移。因此,全部举证责任应该由无效请求人承担。具体论述请参见后续内容。
4、美国违反诚实信用原则的不洁之手和专利的不可执行
与我国不同,美国专利法(35 U.S.C.)和实施细则(37 CFR)并没有直接记载诚实信用原则(good faith)的条款。但是,与诚实信用原则有关的条款不少,且违反后的法律责任很重。最重的法律后果应该就是专利不可执行(unenforceable),其效果与专利被无效几乎等同。
美国专利法体现诚实信用原则的条款如下:
35 U.S.C.§111(专利申请的提交要求):要求申请人提交真实、完整的申请文件;35 U.S.C.§115(发明人的宣誓或声明):要求发明人声明其对发明的真实性负责,避免虚假陈述;35 U.S.C.§251(再颁专利的限制):禁止通过欺诈或误导性行为获取再颁专利。美国专利法实施细则37 CFR§1.56(信息披露义务)明确规定了诚实信用原则的具体要求:
(1)信息披露声明(IDS)义务
37 CFR§1.56(a):
“与专利申请的递交和审查相关的每个人(包括发明人、律师、代理人等)对USPTO负有坦白(candor)和诚实(good faith)的义务,必须披露已知的、与该专利申请可专利性实质相关的所有信息。”
未履行此义务可能导致专利被无效或无法实施。
37 CFR§1.56(b):
定义了“重要信息”(material information),包括任何可能影响专利审查结果的现有技术(prior art)或相关文件。
(2)不正当行为(Inequitable Conduct)
如果申请人故意隐瞒重要信息或提供虚假陈述,可能构成不正当行为,导致:
在侵权诉讼中,被告可援引“不正当行为抗辩”使专利不可执行;可能面临USPTO的纪律处分或法律诉讼。众所周知,美国是案例法国家。在谈到诚实信用与专利不可执行时,绕不开的一个案例就是Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011)。以下简称Therasense案。未注明出处的皆引自Therasense案。
案情简介:
2004年3月,碧迪公司(Becton, Dickinson and Co.,简称“Becton”)在马萨诸塞州地区法院起诉雅培公司(Abbott),请求法院宣告其不侵犯美国专利第6,143,164号(“'164专利”)和第6,592,745号(“'745专利”)。碧迪公司的涉案产品是其血糖试条产品BD Test Strip。
雅培公司随后在加利福尼亚州北区法院对碧迪提起反诉,指控碧迪的试条侵犯了'164、'745以及551专利三项专利。此后,马萨诸塞州地区法院将其受理的案件移交给加利福尼亚州北区法院合并审理。
2005年8月,雅培公司又起诉了碧迪的供应商诺瓦生物医学公司(Nova Biomedical Corp.),指控其侵犯了雅培诉碧迪案中所主张的专利。同期,雅培还起诉了拜耳医疗有限公司(Bayer Healthcare LLC),指控其Microfill和Autodisc血糖试条侵犯了'551和'745专利。最终,加利福尼亚州北区法院将所有这些案件进行了合并审理。一审法院合并审理五个专利案件,显然非常有利于双方当事人,也极大提高了审判效率。
之所以双方就雅培是否构成不正当行为发生争议,是因为就其中一个技术特征“保护膜”在欧盟和美国专利申请中的表述不一致。在欧盟时说,该保护膜是可选的,但在美国申请时却说是必须的。
一审判决雅培构成不正当行为,判决551专利不可执行。雅培不服,上诉至美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,简称“CAFC”)。
为此,CAFC做出了满席判决(En banc),撤销一审判决并发回重审。CAFC整个裁定基本围绕着不正当行为的判断标准进行。即,该判决重塑了不正当行为的判断标准。
该案的重点在于不正当行为的判断标准:欺骗意图(intent to deceive)和重要性(materiality)。
首先,CAFC回顾了由美国最高法院在Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240(1933)和Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238(1944)案中创设的不正当行为作为侵权抗辩理由的历史。并指出,当初Keystone当事人有伪造和刻意压制证据的行为,如专利权人Keystone贿赂在先使用人而伪造使用协议;不仅如此,专利权人Keystone还到处起诉他人;在Hazel-Atlas案中,专利申请人做的更夸张,为了应对审查员“明显无法克服”的驳回意见,代理律师竟然收买著名专家(William Clarke)在自己写的将涉案申请吹嘘为显著进步的文章上署名。言下之意,CAFC认为Keystone和Hazel-Atlas两位专利权人,在申请过程中实施了积极主动的恶意行为。
CAFC列举的第三个案件是Precision,该案涉及专利权的转让。在明知转让人伪造证据的情况下,受让人Automotive Maintenance Machinery仍试图强制实施该受伪证污染的专利(Automotive公司发现该伪证行为却未向PTO披露)。该公司通过与Larson达成私下和解,既取得Larson专利申请权又压制伪证证据,最终同时获得Larson和Zimmerman申请的专利。其明知Larson专利存在伪证瑕疵,仍试图对第三方主张权利。为此,地方法院以“不洁之手”原则驳回Automotive的诉讼,第七巡回法院却撤销了一审原判,但最高法院最终推翻第七巡回法院判决,明确指出:鉴于专利权人不仅蓄意隐瞒已知伪证事实,更积极压制证据并扩大伪证影响,驳回诉讼具有充分法律依据。
在Star Scientific Inc.诉R.J. Reynolds Tobacco Co. , (Fed. Cir. 2008)案中,首次确认了欺骗意图和重要性两个标准。
要成功援引不正当行为抗辩,被控侵权人必须证明专利申请人带着特定意图,对重要信息作出虚假陈述或故意遗漏而欺骗了美国专利商标局。被控侵权人必须以清楚且令人信服的证据(clear and convincing evidence)证明这两项要素——即欺骗意图和重要性。
如果被控侵权人完成其举证责任,地区法院则必须权衡各方利益,以判定专利申请人在专利商标局的行为是否足以导致涉案专利完全不可执行。
在回顾历史后,CAFC话锋一转,指出:本院注意到,早期适用“不洁之手”原则的判例并未确立任何重要性标准。需要说明的是,本院针对不正当行为所发展出的重要性要件,并未(也不可能)取代最高法院的先例。尽管不正当行为原则源于这些判例,但“不洁之手”原则仍可作为救济手段,适用于最高法院判例中所涉的此类恶劣不当行为。即,CAFC认为自己在本案中创设的重要性要件并没有违反最高法院的先例,只是对之前“懵懂”判决的补充和完善。
CAFC在陈述重要性要件是标准的独立存在的一个要件之后,开始评述过去较为混乱的两个要件适用情况。
CAFC指出:随着不正当行为原则从不洁之手原则中衍生发展,关于欺骗意图和信息重要性的认定标准历经演变。在过去,本院对意图要件的认定标准较为宽松,仅基于重大过失甚至普通过失即可满足。
本院此前对信息重要性亦采取宽泛认定标准,依据专利商标局1977年修订的《规则56》(笔者注:指实施细则)采用“理性审查员”(reasonable examiner)标准。
更为宽松的是,本院继而将意图要件与重要性要件置于“滑动标准”(sliding scale)之上。这一对不正当行为原则的修正,使得在重要性证据充分时可降低对意图要件的证明要求,反之亦然。实际上,这一变更混淆并弱化了意图与重要性两项要件的认定标准。
CAFC在阐述了针对不正当行为的抗辩标准发展历史和最初的设立意图后,马上指出了低标准带来的弊端和可怕后果:
过度披露在先技术——害怕被指控不正当行为,申请人和代理人过度披露在先技术,却不对其重要性作出说明,导致审查机关难以有效评估。不正当行为指控已演变为重要的诉讼策略——该指控不仅能扩大取证范围以审查专利申请前的企业行为,还可使原专利代理人不得参与专利权人的诉讼团队。导致专利的有效性被严重质疑,并将专利权人污名化为不诚信主体——由于该原则聚焦专利权人的道德瑕疵,并对其专利律师的声誉造成毁灭性影响,它不仅阻碍和解进程,还会转移对专利有效性与侵权问题实质审查的注意力。加剧了专利侵权诉讼的复杂性、持续时间及成本——这类诉讼本就以复杂和高成本著称。不正当行为指控的“核武器化”——不正当行为的救济堪称专利法中的“核武器”,一旦成立将延伸至整个专利的其他权利要求,甚至其他的相关专利。与其他专利瑕疵不同,不正当行为既不能通过再颁程序弥补,也无法通过再审程序纠正。因此,不正当行为认定可能危及企业专利组合的相当大部分。引发不正当竞争索赔和律师费——一旦认定存在不正当行为,还可能引发反垄断和不正当竞争索赔。更重要的是,不正当行为指控的成立往往会使案件被认定为“特殊情形”,从而可能根据《美国法典》第35编第285条判付律师费。此类认定还可能触发律师-客户特权中的“犯罪或欺诈例外”原则。对此,CAFC发出了这样无奈的感慨:
鉴于上述深远影响,不正当行为指控成为常见诉讼策略也就不足为奇。研究显示,高达80%的专利侵权诉讼包含此类指控。不正当行为指控被过度使用,几乎出现在每起专利诉讼中,严重扰乱了专利体系。在几乎所有重大专利案件中指控不正当行为的做法,已然成为一场绝对的瘟疫。即便是声誉良好的律师,似乎也不得不为充分维护客户利益,以最薄弱的理由对其他声誉良好的同行提出指控。
综上所述,CAFC认为过低的不正当行为认定标准带来众多恶果:诉讼成本与复杂性攀升,和解几率降低,法院负担加重,PTO资源紧张,审查积压加剧以及专利质量受损等。
为克服这些顽疾,CAFC认为必须重塑不正当行为的认定标准——提高对意图要件和重要性要件的认定标准。
在给出自己在本案中的两个高标准的欺骗意图要件和重要性要件之前,CAFC引用了其他的在先案例,应该是说明自己在本案中提出的并不是首创,如Kingsdown和Molins。
CAFC认为,欺骗意图和重要性是两个相互独立的要件,不能混为一谈,也不能采用“滑动标准”(sliding scale)——即不得因重要性证据充分就降低对意图要件的证明要求,反之亦然。更重要的是,法院不得仅凭信息重要性直接推定欺骗意图成立。法院必须独立于重要性分析之外,单独评估欺骗意图的证据。即使证明申请人知晓某项对比文件、应当认识其重要性却未向专利商标局(PTO)提交,仍不足以认定存在特定欺骗意图。即,两个标准相互独立,不能偏废,不存在相互吸收或支撑的情形,必须同时满足。否则,就不能认为不正当行为成立。简言之,CAFC禁止在不正当行为判断过程中综合考虑欺骗意图和重要性,只能单独考虑这两个要件,与禁令的颁布、版权侵权判断等综合判断方法完全不同。
在论述完两个要件必须独立存在、独立分析之后,就自然涉及到证明和证据事宜。
就欺骗意图的证明,CAFC认为必须达到排除一切合理怀疑的程度。这一标准似乎类似于刑事案件的证明标准。
为此,CAFC进行了阐述,由于欺骗意图的直接证据较为罕见,可从间接证据和情况证据(circumstantial evidence;笔者注:要求事实与结论之间存在合理的逻辑链条,不能简单理解为间接证据)中推定意图。然而,要达到“明确且令人信服的证据”标准,欺骗的特定意图必须是“证据所能支持的最合理且唯一的推论”,必须“在所有情况下都足以支持欺骗意图的认定”。为了进一步明晰欺骗意图,CAFC强调,“应当知道”(should have known)的过失标准是不行的,必须采用“明知且故意”(knowing and deliberate)的标准。即,如果达不到“明知且故意”的标准,欺骗意图就不能成立。显然,CAFC在本案中明显提高了欺骗意图的认定标准,过去的过失标准至少推定标准显然被抛弃了,必须采用积极主动的欺诈标准。
因此,当证据可得出多种合理推论时,则不得认定存在欺骗意图。
由此可以看出,在主观意图的证明程度方面,CAFC将其提高到了一个前所未有的程度——几乎等同于刑事案件中的诈骗、欺诈主观要件标准。
就举证责任的分配或是否发生举证责任的转移,CAFC认为,主张不正当行为的一方负有举证责任,“在被控侵权人首先以明确且令人信服的证据证明达到欺骗意图的最低证明标准之前,专利权人无需主动提供诚信解释”。未对隐瞒重要对比文件的行为作出诚信解释这一事实,其本身不足以证明存在欺骗意图。
即,从反面,也可以说是针对实践中被控不正当行为的最常见的表现形式,CAFC旗帜鲜明地排除了专利权人构成不正当行为的可能性——即使没有本着诚实信用原则对隐瞒重要文件这一事实给出解释,这一行为本身也不能认为就是不正当行为。
CAFC进一步反省,认为过去通过单纯提高欺骗意图的标准并没有解决或遏制不正当行为指控的泛滥。如在Kingsdown案中,CAFC已经明确指出,“仅存在重大过失(gross negligence)不足以推定欺骗意图”。但是,这些单独提高主观意图标准的尝试和努力并没有取得期望中的结果。
这些不如意的现实促使CAFC要同时提高主观的欺骗意图标准和客观的重要性标准。
为了阐述不正当行为指控中何为重要性,或者究竟什么行为具有重要性,CAFC引用了美国最高法院的一个案例进行说明(Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corp;以下简称Corona案)。
在Corona案中,专利权人提交了两份宣誓书,虚假声称该发明已用于橡胶制品的生产,而实际上仅生产了橡胶测试板(test slabs)。最高法院认为,专利权人的虚假陈述不是专利授权的不可或缺因素(but-for cause)。因此,最高法院认为这种虚假陈述不具有重要性(immaterial),并拒绝推翻该专利的有效性推定。
因此,CAFC认为最高法院实际上在Corona案中就确立了“不可或缺重要性标准”(but-for materiality standard)。
就何谓不可或缺重要性,CAFC解释到:作为一般原则,确立不正当行为所需的重要性标准应为“不可或缺重要性”标准(but-for materiality)。当申请人未向专利商标局(PTO)披露现有技术时,若PTO知悉该未披露的现有技术后将不会批准某项权利要求,则该现有技术即具有“不可或缺重要性”。因此,在评估被隐瞒文献的重要性时,法院必须判定:倘若PTO知悉该未披露文献,是否仍会批准相关权利要求。在进行此项可专利性判断时,法院应采用优势证据标准(preponderance of the evidence standard),并对权利要求作出最宽泛合理解释(broadest reasonable construction)。
为了避免对重要性标准,更具体说是避免对该标准证明程度的理解错误,CAFC还专门强调,在多数情况下,权利要求的可专利性判断与有效性认定结果一致——如果某权利要求在地区法院基于被故意隐瞒的文献被正当宣告无效,则该文献必然具有重要性,因为地区法院作出无效认定需满足清晰且令人信服的证据标准(clear and convincing evidence),此证明标准高于PTO审查阶段适用的标准。然而,即使地区法院未基于被故意隐瞒的文献宣告权利要求无效,若根据PTO采用的差异化证据标准(优势证据标准+最宽泛解释权利要求;笔者注)该文献足以阻止专利授权,则该文献仍可能具有重要性。
简言之,重要性的证明标准与审查时的授权标准相同,不能提高或降低。在某种意义上,CAFC模拟了该专利的审查程序和场景如在先对比文件,并模拟一个合情合理的审查员面对此情此景时,会做出不予授权的驳回决定。若做出了驳回决定,该被遗漏的信息、对比文件等就具有重要性,否则,不具有重要性。换句话说就是,模拟的是授权场景,不是无效场景;适用的证明标准是授权时的证明标准,不是无效时的证明标准。
CAFC强调不正当行为来源于衡平法的不洁之手,因此,救济与不正当行为的严重程度要相当。鉴于不正当行为将导致整个专利(甚至专利族)不可强制执行,作为一般规则,该原则仅适用于专利权人的不当行为使其不当获益——即获得本不应授权的权利要求的情形。
尽管原则上必须证明存在“不可或缺重要性”(but-for materiality)才能满足不正当行为中的重要性要件,但是,CAFC认为,有一种例外情形——当专利权人实施蓄意恶劣行为(affirmative egregious misconduct)时。即,当专利权人实施了蓄意恶劣行为时,如在Hazel案中专利权人实施了“精心策划、周密执行的欺诈计划”。这种情况下,就认为满足了重要性要件的标准——无须再证明这种不当行为与授权之间的因果关系和是否具有不可或缺的重要性。
此外,CAFC还非常贴心地列举了不是蓄意恶劣行为的两种情况,推测其目的是专门用于遏制、消减专利侵权诉讼中被控侵权人的最常用的抗辩事由,同时,也从根本上消除达摩克利斯之剑,大大减轻审查员和专利申请人的工作量和成本:
单纯未向PTO披露现有技术文献;未在宣誓书中提及现有技术文献之所以对蓄意恶劣行为例外,是为了赋予该标准必要的灵活性,以应对极端特殊情形。即,蓄意恶劣行为可以理解为是一种上位概念,不仅仅限于提交虚假的宣誓书、伪造的合同等。
小结:
为了解决不正当行为认定低标准及其带来的顽疾,历尽77年之后,CAFC决定提高认定标准,并明确指出该标准由两个相互独立要件组成:欺骗意图和重要性。这两个要件不能相互融合或彼此代替,只能被各自证明。
欺骗意图必须是积极主动的欺诈行为,不能是过失行为,即使存在不诚信未能解释隐藏文件的行为,也不构成欺骗意图。
重要性的判断标准是不可或缺标准,在申请过程中,如果审查员知晓了该信息将不会授予该专利,则重要性成立。
但是,也有例外,即,如果申请人实施了蓄意恶劣行为,则该行为重要性成立,无须再按上述标准证明其重要性。
5、我国诚实信用无效理由之思考
我国专利法实施细则首次引入了违反诚实信用原则的无效理由,其目的和有益效果是显而易见的,但负面效益如是否会带来另外一种形式的非正常无效申请,以及反作用于申请和审查工作等,是值得思考的。
美国专利申请中的不正当行为之引入,泛滥及失控,与其认定标准息息相关。
为此,笔者就我国的诚实信用专利无效理由提出如下建议:
主客观相统一原则,缺一不可,且不能相互替代;主观意图应该是明知且故意;违反诚实信用的行为应与能否获得授权直接相关,如编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果等;不宜将该规定中的行为都纳入无效理由中的非诚实信用行为,程序性的不诚信行为如虚增、虚列发明人不应作为无效理由;一旦因不诚信行为专利被无效,权利人、代理人应受相应处罚,并赔偿对方当事人的律师费、差旅费等合理开支。知产力AI智能体点评
这篇文章具有较高的专业性和实践价值,但也存在一些值得商榷之处。以下从逻辑结构、观点论证和实践意义三个维度进行简评:
1
逻辑结构的亮点与不足
文章采用“立法分析-比较研究-建议提出”的递进式框架,层次清晰。特别是通过对比中美制度差异(如美国“不洁之手”原则与我国《专利法实施细则》第11条的关联性),凸显了诚实信用原则的国际化视角。但第四部分对美国Therasense案的剖析略显冗长,可精简案例细节,强化与我国制度的对比分析。
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观点论证的突破性
作者明确提出“诚实信用原则应作为独立无效理由”的立场,这一观点具有创新性。其论证逻辑严谨:首先通过法条文本分析(《专利法》第20条与《实施细则》第11条的并列关系),证明立法意图的独立性;继而驳斥“必须结合实质性条款”的观点,指出其混淆了程序性违规与实体性缺陷的区别。但需注意,将刑事法条竞合理论直接移植到专利无效领域,可能忽略知识产权制度的特殊性。
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实务启示的双向性
文章敏锐指出诚实信用原则适用的正反效应:既可能遏制“非正常申请”(如编造实验数据等实质性造假),也可能引发“非正常无效”的滥用风险。提出的五项建议中,“主客观相统一”、“行为与授权直接关联”等标准,与美国Therasense案确立的“欺骗意图+不可或缺重要性”双重要件形成呼应,对实务具有指导意义。但建议部分可更具体化,例如明确"明知且故意"的举证标准(如是否需达到"清楚且令人信服"程度)。
总体而言,该文对新兴法律问题的探讨具有开创性价值,若能加强比较法深度和实操性分析,将更有利于指导实践。未来可关注该无效理由在实用新型专利中的适用特殊性,以及AI辅助发明中诚信原则的边界等延伸问题。
来源:知产力一点号