摘要:“使用环境特征”在我国《专利法》《专利法实施细则》中并无明确规定,自“岛野诉日骋”案之后,涉及“使用环境特征”的专利侵权纠纷时有发生,各级法院基本上遵从“岛野诉日骋”案[1]的裁判要旨,但对专利权利要求中的“使用环境特征”的辨识仍然见仁见智,影响社会公众对这类
目次
一、“使用环境特征”的法律概念
二、适用“使用环境特征”规则的典型案例及其认定标准
三、权利要求中采用“使用环境特征”进行限定的必要性
四、对“使用环境特征”法律属性的再思考
· 结语
摘要
本文作者姚建军,陕西省西安市中级人民法院副院长。“使用环境特征”在我国《专利法》《专利法实施细则》中并无明确规定,自“岛野诉日骋”案之后,涉及“使用环境特征”的专利侵权纠纷时有发生,各级法院基本上遵从“岛野诉日骋”案[1]的裁判要旨,但对专利权利要求中的“使用环境特征”的辨识仍然见仁见智,影响社会公众对这类权利要求保护范围确定的合理预期。值得注意的是权利要求(特别是产品权利要求)撰写或审查中,为何将请求保护的主题(对象)以外的特征写入,法院在解释权利要求时,如何辨识“使用环境特征”,特别是当权利要求撰写中某个特征与其他结构特征并列出现时,如何准确理解发明撰写人的本意,精准辨识“使用环境特征”,在“岛野诉日骋”案后的今天,更加值得业内认真回顾、探讨与思考。
关键词
使用环境特征 权利要求 必要技术特征
一、“使用环境特征”的法律概念
“使用环境特征”并非《专利法》固有的概念,其适用的历史路径与“功能性特征”一样系经过司法实践确认而最终为司法解释所吸收,进而成为一项具有约束力的规则。“使用环境特征”最早出现在最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书(株式会社岛野诉宁波日聘工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案)。该判决对“使用环境特征”做出了如下定义:专利法意义上的“使用环境特征”是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。2013年北京市高级人民法院(以下简称:北京高院)发布的《专利侵权判定指南(2013)》第22条规定,写入权利要求的“使用环境特征”属于必要技术特征,对专利权保护范围具有限定作用。“使用环境特征”是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征[2]。2016年最高人民法院颁布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称:专利侵权司法解释二),其第十六条以否定之否定的形式规定,被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中“使用环境特征”所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围[3]。2017年北京高院发布了《专利侵权判定指南(2017)》(以下简称:《指南(2017)》),其对《专利侵权判定指南(2013)》有关内容进行了丰富,关于“使用环境特征”,《指南(2017)》进一步规定:写入权利要求的“使用环境特征”对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的“使用环境特征”,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定的技术方案仅能适用于该“使用环境特征”,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围[4]。另外,按照技术特征所限定的具体对象不同,技术特征可分为直接限定专利技术方案本身的技术特征以及通过限定专利技术方案本身之外的技术内容来限定专利技术方案的技术特征。前者一般表现为直接限定专利技术方案的结构、组分、材料等,后者则表现为限定专利技术方案的使用背景、条件、适用对象等,进而限定专利技术方案,因而被称为“使用环境特征”。常见的“使用环境特征”多表现为限定专利技术方案的安装、连接、使用等条件和环境。鉴于专利要求保护技术方案的复杂性,“使用环境特征”并不仅仅限于那些与被保护技术方案安装位置或连接结构直接有关的结构特征。
对产品权利要求而言,用于说明有关被保护技术方案的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,也可能属于“使用环境特征”。写入权利要求的“使用环境特征”属于权利要求的必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用,“使用环境特征”对于专利权保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定。通常被诉侵权技术方案可以适用于“使用环境特征”所限定的使用环境的,即可视为其具备该“使用环境特征”。
2012年最高人民法院审结了株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司专利侵权再审案(以下简称:“岛野诉日骋”案)。涉案专利权利要求1的保护主题是“自行车后换档器支架”,但是该权利要求1还限定了该后换挡器支架之外的“用以连接的后换挡器以及自行车车架”的具体结构。这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征,实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件,属于“使用环境特征”。最高人民法院指出:“凡是写入权利要求的技术特征,均应理解为专利技术方案不可缺少的必要技术特征。对专利保护范围具有限定作用。在确定专利保护范围时必须加以考虑。已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征。对于权利要求的保护范围具有限定作用。”自“岛野诉日骋”案后,使用环境特征受到最高人民法院的高度重视,2016年3月最高人民法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》,其第九条首次以司法解释的形式对“使用环境特征”进行了明确地规定。总体而言,即便司法案例以及规范性文件对“使用环境特征”进行了归纳总结,并给出了界定,但不可否认的是这种界定的边界仍旧过于模糊和粗糙。笔者认为“使用环境特征”实际上是描述发明和实用新型专利中发明主题涉及的全部或部分结构内容安置于其他结构或与其他结构连接从而实现发明目的的特征。根据以上可知,“使用环境特征”具有以下三个特点,即:第一、“使用环境特征”只用于对发明、实用新型专利权利要求的解释,不涉及外观设计;第二、“使用环境特征”中的位置信息、连接关系等已经体现在权利要求之中,需要将其与其他必要技术特征一并进行解释;第三、是否属于“使用环境特征”需要根据发明主题、现有技术、权利要求、说明书等以及审查历史等进行综合判断。
二、适用“使用环境特征”规则的典型案例及其认定标准
专利保护范围是由权利要求界定的。对于产品权利要求的撰写应采用结构性的特征来限定。司法实务中,权利要求中还可能出现了结果(结构特征以外的限定,例如安装位置或环境。如何看待写入权利要求中的结果特征以外的限定内容,这些内容对于确定保护范围有何影响,便成了权利要求解释的“兵家必争之地”。在“岛野诉日骋”案中,涉案专利[5]权利要求1请求保护的主题为“一种……自行车后换档器支架”,见涉案专利附图所示。
有关该案的情况介绍如下:
该案件所涉专利为“后换档器支架”,授权公告号为CN1095781C。2004年8月涉案专利权利人——株式会社岛野以侵犯涉案专利权为由将宁波日聘公司诉至宁波市中级人民法院(以下简称:宁波中院),认为其生产销售型号为RD-HG-30A、RD-HG-40A自行车后拨链器(以下简称:被控侵权产品)使用的有关技术落入了涉案专利保护范围,请求宁波中院判令日聘公司立即停止制造和销售侵权产品;立即销毁所有剩余侵权产品、侵权产品宣传资料以及制造侵权产品的专用模具,并删除互联网上有关侵权产品的广告;赔偿株式会社岛野经济损失30万元。
日聘公司答辩认为涉案专利保护的是改进的车架后叉端、后拨链器及其装配方案。被控侵权产品不涉及自行车车架,用户可以根据自己的意愿将其安装到任何地方,因此被控侵权产品并未覆盖涉案专利全部技术特征,故不构成侵权。
本案核心争议焦点在于如何解释涉案专利权利保护范围。查阅涉案专利审查历史可知,涉案专利在审查中为使涉案专利满足新颖性、创造性曾根据审查员的要求对权利要求1进行了两次修改。第一次修改时,株式会社岛野在涉案专利部分前序中增加了“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”的内容,以此限定自行车车架的结构;继而在第二次修改时,株式会社岛野更进一步对后换档器和自行车车架的结构、后换档器支架与二者的连接方式都进行了详细限定。最终授权文本权利要求1中前序部分的表述为 “一种用于将后换档器(100)连接到自行车车架(5O)上的自行车后换档器支架,所述后换档器具有支架件(5)、用于支撑链条导向装置(3)的支撑件(4)、以及一对用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的连接件(6、7),所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)……” 涉案专利权利要求1的特征部分(“其特征在于”之后),为“所述第一连接结构(8a)和所述第二连接结构(8b)的布置应使所述支架体(8)安装在所述后叉端(51)上时,所述的第一连接结构(8a)提供的连接点是在所述第二连接结构(8b)提供的连接点的下方和后方。”
2005年3月15日一审法院就本案作出民事判决,认为涉案专利中的本体结构与自行车车架结构在解释权利要求时均有限定作用,且株式会社岛野基于审查意见对涉案专利权利要求进行修改就已经使得该技术特征成为这个完整技术方案不可分割的一部分。法院在确定涉案专利权利要求保护范围时必须严格按照权利要求涵盖的内容,不得任意做扩大或限缩解释。基于禁止反悔原则,专利权人不能为了获得专利权而根据现有技术增加了有关技术特征,或明确了有关技术术语等,缩小涉案专利保护范围,待其行使权利时却做出相反的解释,随意使得涉案专利权利保护范围扩大。本案中由于被控侵权产品尚未被安装在自行车上,因此不具备权利要求1(前序)中的“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”的技术特征,也不清楚具体的安装方式。因此,一审法院认为被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求所保护的范围,被告不构成侵权。
株式会社岛野不服一审判决,向浙江省高级人民法院(以下简称:浙江高院)提出上诉。2005年10月28日浙江高院作出的民事判决思路与一审并无本质不同,其认为涉案专利权利要求包括结构特征和安装特征,本案焦点问题在于被控侵权产品是否具有涉案专利中的安装特征,即是否具有(1)后叉端的自行车车架;(2)安装在车架后叉端的延伸部上。对比可见被控侵权产品仅有涉案专利中的结构特征,考虑到日骋公司没有进行安装行为,且该被控侵权产品也可以使用涉案专利限定的其他方式进行安装,因此被控侵权产品不具有专利权利要求中的安装特征,没有落入本案专利保护范围,不构成专利侵权。
株式会社岛野不服二审判决,向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院于2005年10月28日作出民事裁定,指令浙江高院再审。浙江高院于2010年8月26日作出再审民事判决,维持该院二审民事判决。株式会社岛野不服再审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2012年12月11日作出终审判决,撤销一审、二审和再审判决。最高人民法院否定了前序程序中将关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征解释为“安装特征”的观点,其首先认为以上特征对权利要求具有限定作用,但该特征并非是“安装特征”,而是“限定了后换挡器支架所使用的背景和条件”,进而认为该特征属于“使用环境特征”。
由此最高人民法院首次在个案中引入了“使用环境特征”这一概念,即“使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。”本案专利的保护主题是“自行车后换档器支架”,但是权利要求1在描述该后换挡器支架结构特征的同时,也限定了该后换挡器支架所用以连接的后换挡器以及自行车车架的具体结构。这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件,属于“使用环境特征”。对于权利要求1所保护的后换挡器支架具有限定作用。最高人民法院进一步对“使用环境特征”具体分析道:“使用环境特征”1)是指权利要求1所保护的后换挡器支架所使用的自行车车架的特征,即“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”;“使用环境特征”2)是指权利要求1所保护的后换挡器支架所使用的后换挡器的特征,即“所述后换档器具有支架件(5)、用于支撑链条导向装置(3)的支撑件(4)、以及一对用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的连接件(6、7)”。它们与权利要求1的其他特征一起,组成一个完整的技术方案,共同限定了权利要求1的保护范围。由此可见,如何辨识权利要求中的“使用环境特征”,亦成为权利要求解释的重要任务。
继“岛野诉日骋”案后,另一涉及“使用环境特征”规则的典型案例是东莞光距诉宁波普能网线专利侵权案[6],该案中“使用环境特征”的辨识已然成为导致胜负的关键因素。该案中的涉案专利为智英科技股份有限公司于2017年4月27日向国家知识产权局申请的名称为“网路插头上盖自动定位结构”的实用新型专利,2018年1月2日该专利获得授权,专利号为201720458033.X。其独立权利要求1为:“1.一种网路插头上盖自动定位结构,其特征在于包含:一底座;一上盖,该上盖一端活动枢接于该底座上端面并与所述底座彼此扣合共同组成一插头本体;一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部;一底板组装于上述插头本体内部的底座,该底板定位一电路板,并在上述电路板设有一刺破型端子座以及位于该刺破型端子座上方的压板;上述底座后端组合一用以定位上述网路线前端一定长度的导线座,以及在所述上盖表面设有一释放弹片;上述底座与所述释放弹片相对位置设有一前端座,该前端座设有一朝向该释放弹片的解除弹片,且所述释放弹片随所述上盖换开动作按压所述解除弹片并在到达换开设定角度位置自动定位所述上盖。”
该权利要求请求保护的主题是“一种网路插头上盖自动定位结构”,属于产品权利要求。一审法院首先对该权利要求进行了解释,认为:“涉案专利保护对象为一种网络插头上盖自动定位结构,其专利权利要求1中的特征包括一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部,该特征对网线的种类及网线的连接插头本体的位置进行了明确的特别限定,该特定网线构成上述网络插头上盖自动定位结构的组成部分,上述特征为涉案专利权利要求1中的必要结构特征,并非使用环境特征。”在特征比对环境中,一审法院指出:“普能公司所产销的被诉侵权产品实物左侧为一网线通道入口(见下图[7]),产品中并无涉案专利权利要求1中的该特定网线,缺少了涉案专利权利要求1中的必要技术特征,故未落入涉案专利保护范围。”
二审法院则认为,对于涉案专利权利要求1中“一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部”技术特征,本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可以明确而合理地得知[8]涉案专利技术方案的上盖定位结构适用对象为网线,且其使用方式是将网线的前端插入插头本体内部,故该技术特征属于“使用环境特征”。
综上分析,在“岛野诉日骋”案中,浙江两级法院并不认可权利要求1中的“安装特征”属于“使用环境特征”;同样,在东莞光距诉宁波普能案中,一审法院也不认可权利要求含有“使用环境特征”。由此可见,在解释权利要求过程中,对于“使用环境特征”的辨识,往往成为原、被告的诉争焦点,进而成为影响案件最终结论的“胜负手”。就撰写理论而言,对于产品权利要求的撰写用结构特征限定足矣,但为什么权利要求中会出现“使用环境特征”?本文对此问题将展开讨论。
三、权利要求中采用“使用环境特征”进行限定的必要性
如上所述,一旦“使用环境特征”写入权利要求,那么该特征就构成了理解专利技术方案必不可少的技术特征。在此情况下,专利权人仍旧选择在权利要求中写入“使用环境特征”,有时是为了使权利要求相对于现有技术而言可以满足《专利法》规定的授权条件,尤其是使之具有新颖性、创造性,有时则仅仅是为了使技术方案的记载更为清楚而便于公众理解。因此专利权人在权利要求中对于是否采用“使用环境特征”应当采用审慎的态度,毕竟是否“使用环境特征”会对该专利的保护范围产生实质性影响。比较可见,专利获权中上述两种“使用环境特征”用语的目的本质性区别在于以上用语(特征)究竟是否会对权利要求有限定作用,显然第一种情况下的“使用环境特征”必然会对权利要求的解释产生应有的限定。因此专利权人在专利获权阶段一定要根据不同情况做出正确的选择,特别是对于上述第二种情况,如果只是为了使权利要求的表述清楚以便于社会公众更好地理解发明创造,那么在专利撰写的过程中,可以考虑在说明书中多层次、多种类地记载权利要求所要保护的主题结构可以适用的不同的“使用环境特征”,并在权利要求中对“使用环境特征”进行合理的上位概括[9]。
以下笔者结合自己承办的深圳市某科技股份有限公司与北京某科技有限公司、西安市莲湖区某手机售后服务部申请诉前行为保全涉案发明专利,即“屏下生物特征识别装置、生物特征识别组件和终端设备”(专利号:ZL202010658423.8)为例具体展开分析。上述专利权利要求1记载内容[10]如下:
“一种屏下生物特征识别装置,其特征在于,适用于具有显示屏和中框的终端设备,所述屏下生物特征识别装置包括:生物特征识别模组,所述生物特征识别模组为光学指纹识别模组,其包括具有光学感应阵列的光学指纹传感器,用于设置在所述显示屏的下方,以接收光线照射到所述显示屏上方的手指并发生反射而形成的指纹检测光,并且将所述指纹检测光转换为相应的电信号,所述指纹检测光携带有所述手指的指纹信息;其中,所述生物特征识别模组通过所述中框固定设置在所述显示屏的下方,且所述生物特征识别模组和所述显示屏之间存在间隙,所述间隙使得所述生物特征识别模组与所述显示屏相互解耦;所述中框为设置在所述终端设备的显示屏和后盖之间并用于承载所述终端设备的内部组件的框架,所述中框在所述生物特征识别模组的安装区域形成有开孔,所述生物特征识别模组设置在所述开孔的下方,并与所述中框的下表面位于该开孔的周围区域进行固定连接;所述生物特征识别模组的光学感应阵列通过所述开孔接收所述指纹检测光;其中,所述中框的上表面在所述开孔的外围区域形成台阶结构,所述台阶结构的高度差作为所述显示屏与所述生物特征识别模组之间的间隙的一部分;所述中框的上表面在朝向所述显示屏的孔口边缘处通过倒角处理后形成有斜角;所述生物特征识别模组和所述显示屏之间的间隙包括所述显示屏的下表面与所述中框的上表面之间具有的距离、所述台阶结构的高度差、以及所述斜角上边缘到所述生物特征识别模组上表面的距离。”
该权利要求1请求保护的主题是“一种屏下生物特征识别装置”。该装置“适用于具有显示屏和中框的终端设备”,即使用环境特征A,其表明所述生物特征识别装置用于“终端设备”,例如手机等智能终端,所谓“显示屏”是指位于终端设备上的显示屏A1,所述装置位于“屏下”;所谓中框A2是指“设置在所述终端设备的显示屏和后盖之间并用于承载所述终端设备的内部组件的框架”,“所述中框在所述生物特征识别模组的安装区域形成有开孔,所述生物特征识别模组设置在所述开孔的下方,并与所述中框的下表面位于该开孔的周围区域进行固定连接”。
接着,权利要求1中又对中框A2做出进一步限定:“所述中框的上表面在所述开孔的外围区域形成台阶结构,所述台阶结构的高度差作为所述显示屏与所述生物特征识别模组之间的间隙的一部分;所述中框的上表面在朝向所述显示屏的孔口边缘处通过倒角处理后形成有斜角;所述生物特征识别模组和所述显示屏之间的间隙包括所述显示屏的下表面与所述中框的上表面之间具有的距离、所述台阶结构的高度差、以及所述斜角上边缘到所述生物特征识别模组上表面的距离。”
从整体把握发明构思来看该权利要求1的方案,该权利要求1请求保护的主题(对象产品)是“一种屏下生物特征识别装置”,故装置在“屏下”的具体安装结构就成为权利要求限定的重点。众所周知,早期的智能终端已经具有“生物特征识别装置”,例如苹果手机用“home”键下光学指纹识别模组进行指纹识别,其安装在手机框架之下,并非在“屏下”;而随着智能终端不断地朝着全屏化发展,原来位于手机框架之下的“home”键,已经被置于“屏下”,导致指纹识别模组与终端OLED屏幕直接紧固连接,由于OLED屏幕生性脆弱,将指纹识别模组贴合上去后很容易弄坏OLED屏幕。“进一步地,在进行指纹识别模组更换时容易损伤OLED屏幕”[11]。因此,该专利的解决办法是增加一个“中框”,“所述生物特征识别模组通过所述中框固定设置在所述显示屏的下方,且所述生物特征识别模组和所述显示屏之间存在间隙,所述间隙使得所述生物特征识别模组与所述显示屏相互解耦;”也就是说,借助中框使“所述生物特征识别模组和所述显示屏之间存在间隙”,该“间隙”的效果就是令两者相互不直接接触----即“相互解耦”。由此解决了现有技术存在的安装维修难题。
如该专利附图5所示,生物特征识别模组340不与显示屏320直接接触,即该生物特征识别模组340和该显示屏320之间采用分离设计。具体地,该生物特征识别模组340可以设置于该中框370的下表面,该生物特征识别模组340采用光学方式进行生物特征检测时,该显示屏320发出的光信号经过手指反射而形成的反射光。
为了保证该生物特征识别模组340可以接收到上述反射光,该中框370在该生物特征识别模组340的安装区域形成有锥形开孔371,该生物特征识别模组340设置于该开孔371的下方,且其光学感应阵列通过该开孔371与该显示屏320的下表面正对设置。由于采用上述中框结构,既可以使生物特征识别模组340与显示屏320产生间隙390以相互解耦,避免了安装或者拆卸该生物特征识别模组340时损坏该显示屏320,又可以使生物特征识别模组340的外形尺寸比紧贴在显示屏时更小,可以小到“该中框370的开孔371的尺寸小于或者等于该生物特征识别模组340的尺寸。”外形尺寸缩小带来的技术效果是可以节省该生物特征识别模组340的制造成本。由此可见,上述权利要求1中的技术主题是“一种屏下生物特征识别装置”,此处的“使用环境特征”指的是该装置“适用于具有显示屏和中框的终端设备”,显而易见该使用环境特征描述了该屏下生物特征识别装置安置于有显示屏和中框的这种终端设备,换言之,该装置与终端设备之间的位置关系构成了实现发明目的必不可少的必要技术特征。因此在解释该权利要求1时,上述使用环境特征必然对权利要求1的保护范围产生限定作用。
综上所述,权利要求中使用环境特征规则进行限定的必要性取决于涉案专利技术方案与现有技术比较的结果,如果现有技术的存在使得不引入使用环境特征就无法克服专利授权问题,那么该使用环境特征对于涉案专利技术方案当然是有必要性。反之,如果不存在克服专利授权问题,而专利权人贸然引入使用环境特征,那么其也应当承担由此产生的缩小保护范围的法律后果。
四、对“使用环境特征”法律属性的再思考
权利要求的本质是一种“请求保护”的技术方案,权利要求的基本构件(element )是“技术特征”,对于产品类权利要求,可采用“结构”作为特征进行限定;对于方法类权利要求,可采用“步骤”作为特征进行限定。因此,从撰写的角度,似乎没有必要写入“使用环境特征”。例如,在著名的朗科U盘发明专利中,权利要求中出现了并不属于U盘装置中的驱动程序,并具体限定了“所述驱动程序被装载在所述主机上层操作系统和底层操作系统之间。”从“使用环境特征”的辨识来看,该驱动程序是安装在主机(如台式电脑等计算机终端设备)上使主机能够正常访问U盘,该驱动程序并非为U盘装置中的构件(element),因此,该驱动程序的安装与用途应写入说明书而不是权利要求中。可见,权利要求中出现的驱动程序,并非是必要的。完全是撰写者没有搞懂说明书与权利要求的分工所致。再比如在“防雷支柱绝缘子案”中,权利要求1出现了“该绝缘子通过该下钢脚安装于横担6上”的限定,而横担属于当绝缘子铁塔上的一个辅助安装配件,用于固定绝缘子。因此,从权利要求1请求保护的“防雷支柱绝缘子”的主题上看,横担本身不属于该主题之下的构件(element),法院虽正确地解释了权利要求的保护范围,但在审理中,原被告双方出现的是否横担为权利要求中的必要技术特征的争议,本可以通过专业的专利撰写就能避免。特别值得指出的是,上述两案中出现的使用环境特征,属于撰写失误,本文称之为“伪使用环境特征”,意思是,本无必要引入权利要求中,却无端引发这类特征是否为专利审查程序意义上的“必要技术特征”之争。实践也有一种观点认为,如果“使用环境特征”只是为了便于公众理解专利,甚至只是由于撰写失误,事实上经过分析可知该“使用环境特征”并非涉案专利技术方案的必要技术特征,即其对于涉案技术方案而言是多余的,在此情形下可以根据实际情况认定其对涉案专利的保护范围不具有限定作用,以上就是已被摒弃的多余指定原则。对此最高法院于2010年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条确立的“全面覆盖原则”似乎已排除了“多余指定原则”的适用空间。此前多于指定原则之所以被引入对权利要求的解释,赋予法官一定的裁量权,主要是考虑到彼时专利代理师撰写经验不足,时不时将一些非必要技术特征写入权利要求,从而导致保护范围变小,在解释权利要求时如果不将该非必要技术特征排除在外,客观上对于专利权人不公平且会挫伤权利人通过申请专利保护其技术成果的积极性,虽说多余指定原则之出发点良好,但实践中多余指定原则的引入使得解释权利要求时存有较多的随意性和不确定性,由此导致社会公众基于阅读涉案专利文献对于技术方案的理解与涉案专利实际被认定的保护范围存在较大偏差,进而影响社会公众对公开的专利文献的信赖,久而久之会架空专利侵权判定中的全面覆盖原则的适用。当然,不可否认的是,实践中也的确存在一种情况,即“使用环境特征”对于技术方案而言并非必要,显属多余,但因种种原因已经被写入权利要求,此时根据专利侵权司法解释二第十六条规定的“使用环境特征”规则,在进行专利侵权判断时仍旧应将该“使用环境特征”纳入特征比对的范畴,从而适用“全面覆盖原则”判断被控侵权产品是否落入涉案专利保护范围。
在前述的“屏下生物特征识别装置”发明专利侵权案中,权利要求1中的中框结构是为“屏下生物特征识别装置”专门设计的。由于生物特征识别装置位于屏幕的正下方,其与屏幕的接触面积要尽可能小。但接触面积小的不利后果是生物特征的识别的准确度不高,例如在指纹识别情形下,由于人的手指有大有小,在接触面积小的情况下,显然对于较大的手指难以进行全面准确的识别。但该发明提出借助中框结构可提高识别的区域,较好地解决了现有技术的难题。因此,权利要求的中框结构是实现涉案专利发明构思必不可少的技术特征,如果省略该特征,就无法实现发明目的,无法实现屏下生物特征的识别。而在东莞光距诉宁波普能案中,权利要求1请求保护的是“一种网路插头上盖自动定位结构”,其“点名”的结构特征有“底座、上盖、底板、电路板压板、释放弹片……”等结构构件,遗憾的是,撰写者将“一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部”与上述众结构特征相提并论,即撰写者自认为该网路线是与其他结构特征一起,共同限定了请求保护的产品权利要求,此举难谓撰写失误。这也可以从涉案专利在台湾地区的专利(其作为涉案专利的优先权基础)和美国同族专利的权利要求书中都出现了该网路线的限定得到证实。换言之,如果的确属于撰写失误,则专利申请人在中国专利申请和美国专利申请之时,完全有机会纠正这个撰写错误,用“插头本体”来替换该网路线。例如写成“所述插头本体的内部用于容纳一含有多条内部芯线的网路线之前端”。从这个意义上说,一审法院不认为其属于“使用环境特征”,也是符合专利权人本意的。既然其完全有可能写成上述关于“插头本体”的结构构件,且有机会在中国专利与美国专利申请过程中修改,却仍然拒绝修改,最后寄希望于法院从“实质主义”出发予以保护,这是不应提倡的做法。
“使用环境特征”的出现,主要有两个原因。其一是技术发展的螺旋式上升规律,使技术本身的表现形式是精彩纷呈的,对技术方案的描述不具有唯一性,各种语言文化背景下,由于表达能力与遣词用句的难易程度不同,对某一技术方案,可以撰写出“千人千面”的各种版本,但万变不离其宗,只要能完整和准确地体现出其发明构思的撰写方式,就应该给予法律保护。其二是业内在专利撰写基本理论方面缺少共识,权利要求既然是用文字表达的,就难免“夹带”一些“非技术特征”,特别是将保护主题之外的“特征”写入权利要求的现象频频出现,且这种撰写方式与专利权人发明思路相悖。只是这样的写法,给权利要求的解释带来一定的难度,引发不必要的争议。
业内已经取得的基本共识是,权利要求是用“若干技术特征及其相互关系(配合)”来限定的技术方案。但不能因此得出,权利要求中的“任何文字表述”都必然是技术特征。有些特征只涉及到使用环境,例如“屏下”,而真正的“使用环境特征”,则体现在游离于生物特征识别模组之外的中框结构。因此,在现阶段,无论是针对“使用环境特征”,还是针对功能性特征,都需要用本领域技术人员的依据事实和法律来解释权利要求,坚持整体把握权利要求的技术本质(发明构思),而不是对权利要求中的内容随意“肢解”,然后一律都当成“技术特征”来无差别对待。因此,本文认为,凡是写入权利要求的“内容”,都必须予以尊重!即“专利法意义上的使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的(文字)特征。” 此外笔者查阅了美国联邦巡回上诉法院针对Catalina Marketing International,Inc. V. Cool-saving.com,Inc.一案判决,试图了解域外司法机关针对使用环境特征规则使用的法律实践。该判决对前序部分是否可以作为限制条件的说明是:“当前序是了解该权利要求主体的限制或用语所不可必缺时,该前序会限制权利要求的范围。再者,当前序部分所提及的附加的结构或步骤,其重要性为说明书所强调时,该前序亦产生限制权利要求的作用。前序内容若仅在赞扬该发明的好处或特征,却非因该好处及特征而取得专利时,前序并不会因此限制权利要求”[12]。事实上美国专利法的教材或论著在讨论特殊类型的权利要求时,多论及手段加功能型权利要求、马库什权利要求、方法限定产品型权利要求、吉普森型权利要求等,[13]未见有“使用环境特征”这一表述,但Catalina Marketing International,Inc. V. Cool-saving.com,Inc.案判决呈现的认定思路与我国使用环境特征规则呈现的内容基本一致,即写入权利要求的内容应当在解释权利要求时其限定作用。《欧洲专利审查指南》在其C部分第三章第4.13节描述了一种“适合应用产品B的产品A”,这种权利要求意指“产品A,其适合应用B”,它们要求保护一种产品,其具有特定的物理特性或其他特性而使之适合按照要求的保护方式使用[14]。故《欧洲专利审查指南》以上表述描述涉及的就是权利要求中技术主题与该主题所处环境之间的关系,因此以上关系必然会影响权利要求的解释。
综上所述,在专利侵权判断中应将使用环境特征规则置于全面覆盖原则之下,使之解释并限定权利要求,由此方能倒逼专利权人更加重视专利获权中的专利撰写质量,促进专利代理师与专利权人就现有技术、申请专利的技术方案等进行充分沟通,在完整准确理解的基础上准备专利申请文件,进而最终提升我国整体专利保护水平。
结语
在“岛野诉日骋”案首次提出“使用环境特征”概念十年后的今天,深感该案关于“凡是写入权利要求的技术特征。均应理解为专利技术方案不可缺少的必要技术特征。对专利保护范围具有限定作用。在确定专利保护范围时必须加以考虑。已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征。对于权利要求的保护范围具有限定作用”裁判要旨具有深厚的专利法原理。毕竟,在专利侵权诉讼中,解释权利要求应以“权利要求的内容为准”,所谓“权利要求的内容为准”,其中就是既要尊重写入权利要求中的每一个特征,又要在整体把握发明构思下理解、解释权利要求的特征,以及特征之间的相互关系,因此撰写表达在某种程度上也影响使用环境特征的辨识。特别是对于产品权利要求而言,从“公开”换“保护”的专利法基本原理出发,绝大多数情况下需要写明其技术方案整体“是什么样子的”,即写明其结构特征的“组合”,而没有必须将无关主题对象的其他部件写入。因此,对于与权利要求技术方案相关的背景或条件等特点,应该写在说明书中予以充分说明。说明书要清楚完整地“公开”其技术方案,其不仅仅要写“是什么样子的”,还要写为什么是这样的,这样做的好处(技术效果)是什么。而权利要求只需写明请求保护的技术方案,避免将请求保护的主题对象的内容引入权利要求中。
当然,如果“用来描述发明所使用的背景或者条件”的特征属于体现发明构思必不可少的部分,则写入权利要求中有其必要性与合理性。在这个意义上,与其说还是用“使用环境特征”作为标签,倒不如说其属于一种特殊的结构特征表达。上述“屏下生物特征识别装置、生物特征识别组件和终端设备”的发明专利案中的权利要求中关于“中框”的限定,恰恰是为了配合智能终端的全屏式结构,而对“屏下生物特征识别装置”中生物特征识别模组的自身结构与“中框”的结构配合关系所做出的符合发明构思的限定。
总之,“使用环境特征”隐含了要求保护的对象具有特定的结构、性能或组成;专利文献中暗示保护的对象必须被“使用环境特征”所限定。法院裁判所言:使用环境特征对于保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定。一般情况下,使用环境特征应该理解为要求被保护的主题对象可以使用于该使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该使用环境。但本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象只能用于该使用环境的除外。只要被诉侵权产品能够用于专利权利要求中使用环境特征所限定的使用环境,即具备该使用环境特征;至于被诉侵权产品是否还可以用于其他使用环境,原则上不影响侵权判定结果。[15]
注释(上下滑动阅览)
【1】参见最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书。
【2】2013年《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》。
【3】2016年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》。
【4】2017年《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》。
【5】株式会社岛野是专利号为ZL94102612,发明名称为“后换档器支架”的专利权人,该专利申请日为1994年2月3日,优先权日为1993年2月3日;授权公告日为2002年12月11日。
【6】参见(2021)最高法知民终1921号民事判决书。
【7】该图出自于一审被告普能公司于2019年6月19日申请的外观设计专利(专利号为201930318500.3),为文章说明需要,作为参考图引入,不视为被控侵权产品的真实形状。
【7】值得注意的是,“岛野诉日骋”案的涉案专利为发明专利,其“专利审查档案”的内容对“使用环境特征”的辨识十分相关,而东莞光距诉宁波普能案中的涉案专利为实用新型专利,由于采取初步审查制,该实用新型专利并未形成具体的“专利审查档案”。
【8】李双亮:《浅析使用环境特征对产品权利要求的限定作用》,www.zhichanli.com/p/286809429
【9】该权利要求1中的“划线部分”为笔者为了方便说明使用环境特征出现的位置所加。
【10】见该专利说明书第0004段关于背景技术的介绍。
【11】Catalina Marketing International,Inc. V. Cool-saving.com,Inc,289F.3d 801(Fed. Cir. 2001)
【12】[美]穆勒著:《专利法》,沈超等译,知识产权出版社2013年版,第78-89页
【13】European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Revised edition, November2017, part C, chapter Ⅲ 4.13
【14】参见最高人民法院(2019)最高法知民终2号民事判决书。
作者:姚建军
编辑:Sharon
来源:知产前沿